При составлении лицензионного договора на товарный знак обязательно необходимо согласовать в договоре следующие существенные условия:
• сведения о лицензируемом товарном знаке;
• перечень товаров и/или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован такой товарный знак и предоставляется право его использования по договору;
• описание разрешенных способов использования товарного знака;
• размер либо порядок определения размера лицензионного вознаграждения.
Предмет лицензионного договора на товарный знак
Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение право использования в предпринимательской деятельности Лицензиата следующих товарных знаков (далее по тексту – «Товарный знак»):
• Словесный товарный знак «________» №___________, зарегистрированный в надлежащем порядке и охраняемый на основании Свидетельства № ______ от «___» ______ 20__г. с приоритетом от «___» ________ 20__г.;
• Комбинированный товарный знак № ___________, зарегистрированный в надлежащем порядке и охраняемый на основании Свидетельства № ______ от «___» ______ 20__г. с приоритетом от «___» ________ 20__г.
Сведения о лицензируемом товарном знаке должны быть максимально конкретизированы путем указания на его вид, включаемое в его состав словесное обозначение или изображение и обязательное указание номера регистрации товарного знака.
Товарный знак может быть использован Лицензиатом для индивидуализации товаров (услуг), в отношении которых товарный знак зарегистрирован, любыми не противоречащими законодательству способами.
Приведённая формулировка является наиболее общей. Следует обращать внимание на то, что в лицензионном договоре не должны указываться товары или услуг, для индивидуализации которых товарный знак не регистрировался. Если товарный знак регистрировался только по классам товаров, то не следует упоминать в лицензионном договоре услуги и наоборот.
При необходимости возможно ограничение права использования лицензируемого товарного знака (знака обслуживания) как по группе товаров (услуг), так и по способам использования.
Товарный знак может быть использован Лицензиатом для индивидуализации следующих товаров (услуг), в отношении которых товарный знак зарегистрирован:
Задавайте вопросы нашему консультанту, он ждет вас внизу экрана и всегда онлайн специально для Вас. Не стесняемся, мы работаем совершенно бесплатно!!!
Также оказываем консультации по телефону: 8 (800) 600-76-83, звонок по России бесплатный!
Класс
Наименование товаров и (или) услуг
35
Информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; реклама
Товарный знак может быть использован Лицензиатом любыми не противоречащими законодательству способами за исключением размещения Товарного знака (знака обслуживания) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Право использования Товарного знака предоставляется по настоящему Договору на условиях простой (неисключительной) лицензии.
Неисключительная лицензия подразумевает предоставление Лицензиату права использования товарного знака с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий третьим лицам. По умолчанию (то есть если в лицензионном договоре не предусмотрено иное), предоставленная лицензия считается неисключительной.
При необходимости можно предусмотреть, что предоставленная лицензия является исключительной. В таком случае у Лицензиара не сохраняется право выдачи аналогичной лицензий другим лицам на той же территории в отношении тех же товаров (услуг) в течении всего срока предоставленной лицензии.
Товарный знак может быть использован на всей территории Российской Федерации.
Возможно также ограничение территории использования товарного знака путем указания определенных административно-территориальных единиц. В таком случае использование товарного знака за пределами их границ будет запрещено.
Лицензионное вознаграждение за использование товарного знака
За предоставленное право использования Товарного знака Лицензиат уплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение в размере и порядке, предусмотренном в Приложении к настоящему Договору.
Условие о размере вознаграждения не обязательно включать непосредственно в текст лицензионного договора, достаточно его определить в отдельном приложении, которое может не предоставляться на регистрацию.
На практике способы определения лицензионного вознаграждения различны. По соглашению сторон может быть единовременно уплачена фиксированная сумма (паушальный платеж) или установлена обязанность выплаты периодических платежей (роялти).
Размер роялти может быть поставлен в зависимость от суммы выручки или дохода, полученного Лицензиатом в определенном (отчетном) периоде. Также расчет роялти может быть связан с количеством продукции, которая выпущена или реализована Лицензиатом с использование товарного знака.
Соответственно, для расчета суммы роялти на Лицензиата должна быть возложена обязанность предоставления подробных отчетов о порядке использования товарного знака, включая необходимые сведения о размере полученной или причитающейся в отчетном периоде выручки (дохода), объемах произведенной или отгруженной продукции и т.д.
Регистрация лицензионного договора на товарный знак
В соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации лицензионный договор на использование товарного знака подлежит обязательной государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (ст. 1232, ст.1490 ГК РФ). Отсутствие регистрации лицензионного договора на товарный знак влечет его недействительность.
Регистрация лицензионного договора осуществляется в определенном порядке.
Заявление на регистрацию может подать любая из сторон по договору. Обычно в нем указывается на кого возлагается обязанность по регистрации и порядок распределения расходов.
К заявлению прилагаются:
• Два оригинала договора или выписки из них, содержащие существенные условия лицензионного договора;
• Незаверенная копия регистрируемого договора или выписка из него для хранения в Роспатенте;
• Документ об уплате установленной патентной пошлины;
• Доверенность в случае подачи заявления через представителя.
В ходе проверки представленных документов специалисты ФИПС проверяют следующие основные моменты:
• заявление подано надлежащим лицом (например, правообладателем, выступающим лицензиаром по договору);
• форма и порядок оформления представленных на регистрацию документов соответствуют установленным требованиям (например, требование о подписании, сшивке документов и т.п.);
• в возмездном лицензионном договоре имеется условие о вознаграждении или порядке его определения;
• в договоре отсутствуют внутренние противоречия (например, территория достаточным образом определена);
• предоставляемые по лицензионному договору права не выходят за пределы имеющихся у лицензиара прав (например, переданы права на использование в отношении товаров, не указанных в свидетельстве на товарный знак).
Аналогичным образом регистрируются соглашения об изменении или досрочном расторжении лицензионного договора.
Нарушение требований к регистрации лицензионного договора влечет направление дополнительных запросов либо отказ в регистрации и возврат документов.
Статью подготовил директор по развитию предпринимательства и конкуренции ОАО "Акса" Корчагин Юлиан Андриянович. 
