Статья 1469. Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства
Комментарий к статье 1469
1. В отличие от договора об отчуждении исключительного права на секрет производства лицензионный договорразрешает использовать ноу-хау в определенных пределах.
Сторонами лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства являются обладатель исключительного права на ноу-хау - лицензиар и лицензиат - лицо, которому предоставляется соответствующее право в отношении ноу-хау. Руководствуясь общей нормой ст. 1235 ГК РФ о лицензионных договорах, лицензиат вправе использовать ноу-хау только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. Данное предписание, используемое в Кодексе, было позаимствовано из ЗоАП: "Все права на использование произведения, прямо не переданные по авторскому договору, считаются не переданными" (п. 2 ст. 31).
2. Пункт 2 комментируемой статьи регулирует порядок действия лицензионного договора.
Задавайте вопросы нашему консультанту, он ждет вас внизу экрана и всегда онлайн специально для Вас. Не стесняемся, мы работаем совершенно бесплатно!!!
Также оказываем консультации по телефону: 8 (800) 600-76-83, звонок по России бесплатный!
Как следует из данной нормы, лицензионный договорможет иметь как срочный, так и бессрочный характер. Отметим, что по общим нормам о договорах, установленных частью первой Гражданского кодекса РФ, само истечение срока действия договора не прекращает обязательств, возникших их него (например, обязанности уплаты вознаграждения лицензиару за использование ноу-хау). Однако согласно п. 3 ст. 425 ГК РФ стороны вправе установить в договоре иное условие: окончание срока действия договора влечет за собой прекращение всех обязательств сторон по нему. Вместе с тем представляется, что такое соглашение не может изменить указания императивных норм, содержащихся в первом и втором абзацах п. 3 комментируемой статьи.
Кроме того, окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение (п. 4 ст. 425 ГК РФ).
Если лицензионный договоро предоставлении права использования секрета производства имеет бессрочный характер, то он может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке любой из сторон посредством предупреждения об этом другой стороны не позднее, чем за шесть месяцев до момента расторжения (если договором не предусмотрен более длительный срок). Указанное в комментируемой норме "предупреждение" должно иметь характер уведомления.
3. Первый абзац п. 3 ограничивает право обладателя ноу-хау сделать его содержание общедоступным, т.е. прекратить принятие превентивных мер охраны его конфиденциальности и, следовательно, действие исключительного права на него до истечения срока действия заключенных лицензионных договоров о предоставлении права использования данного ноу-хау. В противном случае лицензиар обязан возместить убытки лицензиатам, возникшие у них в результате невозможности дальнейшего использования данного ноу-хау ввиду потери его коммерческой ценности.
Данное условие Кодекса в отличие от п. 5 ст. 12 Закона о коммерческой тайне, утрачивающей силу с 1 января 2008 г., носит императивный характер, т.е. не может быть изменено сторонами договора.
4. Второй абзац п. 3 комментируемой статьи Кодекса устанавливает обязанность лицензиата, которому обладатель исключительного права на ноу-хау предоставил соответствующие правомочия по лицензионному договору, сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.
Законодатель, установив такую, безусловно, справедливую обязанность контрагента, к сожалению, упустил из виду существенный момент - разъяснить, что значит "сохранять конфиденциальность"? Как было сказано ранее, обеспечение конфиденциальности есть трудоемкий, довольно затратный процесс, предполагающий принятие охранных мер, препятствующий получению информации третьими лицами. Таким образом, из буквального толкования закона следует, что лицензиат, получивший право использовать ноу-хау, скажем, на месяц, обязан впоследствии годами и даже десятилетиями ограничивать доступ ко всем ресурсам, продуктам, остаточной и производной информации, которые образовались в процессе использования ноу-хау, либо полностью их уничтожить, обезопасив себя, таким образом, от перспективы возмещения убытков лицензиару.
Кроме того, учитывая специфику рассматриваемого объекта, авторы комментируемой нормы Кодекса упустили еще один немаловажный фактор - количественный предел лицензионных договоров.
Ведь, несмотря на установленные Кодексом юридические новеллы, договорные отношения, связанные с информацией, составляющей коммерческую тайну, основаны не на акте передачи прав на использование данной информации ("прав на ноу-хау", как это часто формулируется в хозяйственных договорах), а скорее на порядке ее раскрытия, в том числе посредством предоставления доступа к ней каким-либо способом, на определенных условиях.
Но, как справедливо отмечает профессор Иллинойского университета США Питер Мэггс, "нельзя не признать, что владелец секрета может выдать лицензию на его использование третьим лицам - производителям в данной отрасли. Однако если каждая компания отрасли использует данный технологический процесс, то его нельзя не признать общеизвестным приемом производства".
Заключая большое количество договоров о передаче (предоставлении доступа) к ноу-хау, его обладатель рискует не только быстро потерять контроль над составляющей ноу-хау информацией, но и значительно ускорить момент его перехода в "общественное достояние".
Согласно п. 2 ст. 39 Соглашения ТРИПС именно известность информации широкому кругу специалистов, обычно работающих с подобной информацией, делает ее неконфиденциальной. Отсюда следует вывод: при заключении договоров о передаче ноу-хау (прав на ноу-хау) очень важно не переступить количественный предел таких договоров, при котором контрагенты, набрав некую критическую массу, обретают статус третьих лиц. Определять этот количественный предел придется в каждом конкретном случае и, видимо, не без помощи судебных органов.
5. Нельзя не обратить внимания еще на один важный момент, касающийся взаимоотношений, возникающих в связи с лицензионными договорами, касающимися ноу-хау.
Как уже говорилось выше, в литературе указывалось на три неотъемлемых критерия качества информации: достоверность, актуальность и полноту.
Поскольку информация - это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления, то сведения, не соответствующие действительности, являются "недостоверной информацией". Закон об информации также содержит термин "заведомо недостоверная информация", определения которого не дается. Исходя из вышеизложенного и руководствуясь лингвистическим анализом, можем заключить, что таковой являются сведения, несоответствие действительности которых очевидно для лица, предоставляющего их пользователям. Следовательно, предоставление заведомо недостоверной информации - это целенаправленное, умышленное введение потребителя информации (контрагента) в заблуждение.
Вместе с тем от дезинформации (умышленного или неосторожного введения в заблуждение) необходимо отличать неверно воспринятую информацию. Ложная оценка сведений о каких-либо фактах зачастую становится следствием получения некомпетентного мнения со стороны, давления авторитетов, недостатка знаний о конкретном предмете и образования в целом. Существенно, что недостоверная коммерческая информация, в том числе та, которая передана с условием сохранения ее в тайне от третьих лиц, заведомо не конфиденциальна, так как эффективность принятого на основе такой информации решения ничтожна. В отличие от дезинформации информация, неверно воспринятая отдельным субъектом, не влечет за собой потери своей ценности для других лиц. Следовательно, обязательства сторон - обладателя ноу-хау и его контрагента в отношении режима конфиденциальности этой информации имеют силу и действуют в полном объеме. Поэтому субъект, решивший, что его дезинформировали, и разгласивший третьим лицам полученные на условиях конфиденциальности коммерческие сведения, рискует быть привлеченным к ответственности владельцем этой информации.
Например, бывают случаи подбрасывания документов конфиденциального содержания, как бы невзначай потерянных конкурентом, содержащих хорошо завуалированную дезинформацию. Доказать умысел конкурента, его желание ввести кого-то в заблуждение и причинить убытки почти невозможно. Кроме того, инициируя конфликт или обращение в суд на этой почве, человек еще больше причинит себе ущерб, в первую очередь своей репутации. Ведь как добросовестный предприниматель он должен был вернуть найденные документы их законному владельцу вместо того, чтобы тут же их использовать в своих коммерческих целях. И получается, что у того, кто дезинформирует, есть отличный повод для встречных претензий.
6. Говоря об использовании ноу-хау в коммерческой деятельности, обратим внимание и на то, что ноу-хау не может быть внесено в качестве вклада в имущество юридического лица. Как указано в п. 17 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", "необходимо учитывать, что в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества могут вноситься имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. В связи с этим таким вкладом не может быть объект интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права, включая программу для ЭВМ, и т.п.) или "ноу-хау".
Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа была признана недействительной сделка по внесению компанией "Norex Petroleum" 50% вклада в уставный капитал ЗАО "Корпорация "Югранефть" в виде ноу-хау. Вместе с тем в названном выше Постановлении отмечено, что вкладом в имущество хозяйствующего субъекта может быть признано право пользоваться ноу-хау, передаваемое в соответствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством.
Это положение находит подтверждение и в ст. 257 НК РФ, которая признает в качестве нематериального актива "владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта", но не признает таковыми:
- не давшие положительного результата научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;
- интеллектуальные и деловые качества работников организации, их квалификацию и способность к труду.
Статью подготовил директор по развитию предпринимательства и конкуренции ОАО "Акса" Корчагин Юлиан Андриянович. 
