Лицензионный договор- это соглашение, в силу которого одна сторона (лицензиар) обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право на использование охраняемых объектов промышленной собственности, топологий интегральных микросхем, товарных знаков, ноу-хау, а лицензиат принимает на себя обязательство вносить лицензиару обусловленные соглашением платежи, а также осуществлять другие предусмотренные соглашением действия.
Договор прямо законом не регулируется. Вместе с тем на него распространяются соответствующие положения Гражданского кодекса, и в частности главы 9 "Сделки", подраздела 1 раздела III "Общие положения об обязательствах", а также подраздела 2 раздела III "Общие положения о договоре".
Лицензионный договорможет содержать элементы различных договоров, например купли-продажи, аренды, коммерческой концессии и др. Однако он отличается от них.
Так, договоры купли-продажи и аренды базируются на праве собственности или ином вещном праве соответственно продавца или арендодателя, а в основе лицензионного договора лежит исключительное право патентообладателя, владельца товарного знака, автора топологии интегральной микросхемы. По договорам купли-продажи и аренды передаются вещи и "двойное" владение и пользование ими исключено. По лицензионному договору передается нематериальный объект - техническое решение, товарный знак, опыт, знания, специальные технические навыки и секреты производства. При этом право интеллектуальной собственности на предмет соглашения сохраняется за лицензиаром. Следует также подчеркнуть, что объекты исключительного права вообще не нуждаются в передаче, поскольку их описание публикуется и доступно каждому.
Задавайте вопросы нашему консультанту, он ждет вас внизу экрана и всегда онлайн специально для Вас. Не стесняемся, мы работаем совершенно бесплатно!!!
Также оказываем консультации по телефону: 8 (800) 600-76-83, звонок по России бесплатный!
Указанные объекты могут одновременно использоваться и самим продавцом (лицензиаром), и с разрешения последнего неопределенным числом третьих лиц (лицензиатов). Вследствие названных особенностей к договору о патентной лицензии неприменимы правила законодательства о купле-продаже, касающиеся обязанности продавца сохранять проданную вещь, передать ее по требованию покупателя, оговорить ее недостатки, а также об имущественном найме (например, правила о проверке исправности сдаваемого в наем имущества).
Что касается договора коммерческой концессии, то в соответствии с ним правообладатель передает пользователю комплекс исключительных прав, в числе которых в обязательном порядке должны присутствовать право на фирменное наименование и право на охраняемую коммерческую информацию правообладателя. Это отличает данный договор от традиционных лицензионных договоров, обычно предоставляющих право на использование отдельных объектов интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и др.). Кроме того, прекращение исключительного права, пользование которым предоставлено по договору коммерческой концессии, не ведет к прекращению данного договора. В этом случае прекращает действие лишь положение, относящееся к прекратившемуся праву, а лицензионный договорв аналогичном случае прекращает действовать полностью (до окончания срока действия патента, досрочного прекращения действия патента из-за неуплаты пошлины, утраты конфиденциальности информации, составляющей ноу-хау, и т.д.).
Регистрация лицензионного договора
По лицензионному договору (лицензионному соглашению) правообладатель (лицензиар) дает разрешение на использование охраняемого объекта интеллектуальной собственности (товарного знака, изобретения, промышленного образца, полезной модели, программы для ЭВМ и БД) в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные лицензионным соглашением (договором).
При составлении лицензионного договора необходимо учитывать, что содержание лицензионных соглашений не достаточно регламентированы, они определяются общими нормами гражданского права. Вместе с тем, данный договор должен иметь ряд условий, причем два из них считаются обязательными.
Лицензионное соглашение должно предусматривать объект передачи и объем передаваемых прав (вид лицензии). Также в лицензионном соглашении необходимо указать его территориальное действие, срок, размер вознаграждения, а также права и обязанности сторон.
Например, в отношении товарного знака, правообладатель имеет возможность, как запрета использования своего знака, так и возможность гарантировать какому-либо лицу не запрещать его использование на определенных условиях и на определенный срок.
Обязательными, на основании Гражданского кодекса РФ (Часть 4) (далее — ГК РФ), условиями считаются условия о качестве товаров производимых правополучателем (лицензиатом) и о контроле за качеством со стороны лица предоставляющего право (лицензиаром).
По объему предоставляемых прав лицензионные соглашения в основном сводятся к двум типам: договор о простой (неисключительной) лицензии и договор об исключительной лицензии.
Простая лицензия предусматривает передачу права покупателю (лицензиату) использовать объект в установленных границах, сохраняя продавцу (лицензиару) право применять объект на той же территории или в тех же пределах.
В соответствии с договором об исключительной лицензии лицензиар использует объект интеллектуальной собственности в объеме, не передаваемом лицензиату.
В соответствии с договором неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя права лицензиату, сохраняет за собой все права, подтверждаемые охранной грамотой.
За рубежом широко применяется так называемая "параллельная" лицензия, основанная на передаче права использования хорошо известного товарного знака для товаров, не имеющих отношения к товарам, вместе с которыми знак приобрел широкую известность у потребителей. Многие владельцы популярных товарных знаков, желая получить дополнительные финансовые и рекламные выгоды, передают по соглашению заинтересованным фирмам, право использовать их на разнообразных товарах. Например, товарные знаки "Кока-Кола" и "Будвайзер", приобретшие известность в качестве товарных знаков тонизирующего напитка и пива, приобретаются фирмами с целью их применения на рубашках, шляпах, сумках, зеркалах и т.д.
Территория, на которую распространяется действие лицензионного соглашения, не может быть шире, чем территория правовой охраны объекта интеллектуальной собственности. Охрана объекта интеллектуальной собственности имеет территориальный характер.
И если он охраняется на территории РФ, то лицензионное соглашение может быть заключено только для использования объекта в РФ. Безусловно, территория, на которой лицензиат вправе использовать объект по лицензии, может быть сужена. Например, в соответствии с территориальным делением РФ, в ее состав входит 89 субъектов, действие договора может распространяться на часть субъектов РФ. Возможно деление по федеральным округам, которых в РФ насчитывается семь.
Как известно, срок действия объектов интеллектуальной собственности имеет определенные рамки: для товарного знака – 10 лет с возможностью продления действия регистрации, для изобретения – 20 лет, для промышленного образца – максимально 15 лет с возможностью его продления на 10 лет, для полезной модели – максимально 10 лет с возможностью продления на 3 года.
Подробнее необходимо остановиться на двух обязательных условиях лицензионных соглашений направленных на предоставление права пользования товарным знаком. Ими, как указывалось выше, являются условия о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров производимых лицензиаром и, что контроль за соблюдением этого условия будет осуществлять сам лицензиар. Данное требование установлено для защиты прав, как потребителя, так и владельца товарного знака.
Поскольку несоблюдение данного условия может подорвать авторитет товарного знака лицензиара, закон предоставляет лицензиару право контролировать выполнение данного требования, а в договоре, в свою очередь, должен быть регламентирован порядок его практического осуществления. Невключение в договор данных существенных условий препятствует его регистрации в Патентном ведомстве. Следует также отметить, что хотя в Гражданском кодексе РФ (Часть 4) не установлены санкции за нарушение лицензиатом условий о качестве товара, в качестве санкций может последовать временное приостановление действия договора, либо его досрочное прекращение. Могут применяться и меры материального характера.
Разрешение исключительного лицензиата третьим лицам использовать изобретение оформляется в виде сублицензионного договора.
Лицензионные (сублицензионные) договора подлежат обязательной государственной регистрации в Роспатенте, без чего они считаются ничтожными.
Срок регистрации лицензионного договора (лицензионного соглашения) на объект интеллектуальной собственности в Роспатенте (ФИПС) установлен законодательством и составляет от 2-х месяцев с момента подачи заявления о регистрации.
Государственная пошлина за регистрацию лицензионного договора (лицензионного соглашения) на товарный знак составляет 10 000 руб. + по 8500 руб. за каждое свидетельство свыше 1-го (НДС не облагается).
Государственная пошлина за регистрацию лицензионного договора за один патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец составляет 1200 руб. (НДС не облагается) + по 600 руб. за каждый патент свыше 1-го.
Патентное бюро компании "WiseAdvice — правовая поддержка" предлагает Вам воспользоваться нашими услугами по составлению и регистрации договора уступки товарного знака.
Владелец товарного знака может предоставить право на использование товарного знака в отношении всех или части товаров другому лицу по лицензионному договору на оговоренный в договоре срок. Лицензиар (владелец товарного знака) и лицензиат могут быть только юридическими лицами.
Срок действия лицензионного договора может устанавливаться больше, меньше или равным сроку действия регистрации товарного знака.
При заключении лицензионного договора владелец (лицензиар) сохраняет право на знак и несет все обязательство его владельца. Лицензиат не несет никаких дополнительных обременений, кроме обязанностей по лицензионному договору.
Условия лицензионного договора определяются самими сторонами. В частности, они сами решают вопрос о размере и порядке уплаты вознаграждения, сроке действия договора. Лицензионный договордолжен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за производимой продукцией.
Договора подлежат обязательной государственной регистрации в Роспатенте, без чего они считаются недействительными.
Виды лицензионных договоров
В зависимости от предмета лицензии лицензионные договоры подразделяются на:
- лицензионные договоры на изобретения;
- лицензионные договоры на полезные модели;
- лицензионные договоры на промышленные образцы;
- лицензионные договоры на селекционные достижения;
-лицензионные договоры на топологии интегральных микросхем;
- лицензионные договоры на товарные знаки;
- лицензионные договоры на ноу-хау.
В зависимости от вида лицензии лицензионные договоры подразделяются на:
- лицензионные договоры на "чистые" лицензии;
- лицензионные договоры на сопутствующие лицензии;
- лицензионные договоры на возвратные лицензии;
- лицензионные договоры на перекрестные лицензии;
- лицензионные договоры на принудительные лицензии;
- лицензионные договоры на открытые лицензии;
- лицензионные договоры на обязательные лицензии;
- лицензионные договоры на сублицензии.
Лицензия считается "чистой", если права на использование объектов промышленной собственности, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы или ноу-хау предоставляются в рамках самостоятельного лицензионного договора, а не в составе других торговых сделок.
Сопутствующие лицензии предусматривают передачу прав на использование объектов промышленной собственности, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы или ноу-хау в лицензионной форме в составе других коммерческих сделок.
Возвратная лицензия предоставляет лицензиару право на использование объекта техники или технологии, разработанных лицензиатом на основе знаний, первоначально полученных им по основному лицензионному договору. Обязательства в отношении возвратных лицензий обычно вытекают из статьи "Технические усовершенствования и новые патенты", включаемой в типовые лицензионные договоры.
Перекрестная лицензия (кросс-лицензия) означает взаимное предоставление патентных прав различными патентообладателями в тех случаях, когда они не могут осуществлять производственную или коммерческую деятельность, не нарушая патентных прав друг друга.
Принудительная лицензия - это разрешение, выдаваемое компетентным государственным органом заинтересованному лицу на использование запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца или селекционного достижения в случае длительного неиспользования или недостаточного использования патентообладателем своей разработки, а также отказа в продаже лицензий.
Этими же органами определяются условия использования патента и размер лицензионного вознаграждения, которое должно быть не ниже рыночной цены лицензии (Патентный закон РФ раздел IV, п. 3 ст. 10).
Открытая лицензия означает предоставление права на использование объекта промышленной собственности или селекционного достижения на основании официального заявления патентообладателя соответственно в патентное ведомство или Госкомиссию по испытанию и охране селекционных достижений о готовности продать лицензию любому заинтересованному лицу. Патентообладатель не может отозвать свое заявление о предоставлении права на открытую лицензию. Заявивший в патентное ведомство или Госкомиссию о предоставлении открытой лицензии патентообладатель уплачивает пошлину за поддержание патента в силе в размере 50% ее годовой стоимости (Патентный закон РФ раздел IV, п. 3 ст. 13; Закон РФ "О селекционных достижениях"*(60) ст. 19).
Обязательная лицензия - это разрешение на использование объекта промышленной собственности, выдаваемое без согласия патентообладателя по решению Правительства РФ в интересах обороны и национальной безопасности страны (Патентный закон РФ раздел IV, п. 4 ст. 13).
Сублицензия - это право, предоставляемое лицензиатом на использование объекта промышленной собственности или селекционного достижения третьим лицам при согласии лицензиара и на условиях, которые должны быть оговорены в основном лицензионном договоре между лицензиаром и лицензиатом.
В зависимости от объема передаваемых прав лицензионные договоры подразделяются на:
- лицензионные договоры на передачу неисключительной (простой) лицензии;
- лицензионные договоры на передачу исключительной лицензии;
- лицензионные договоры на передачу полной лицензии;
- лицензионные договоры на продажу патента.
Неисключительная (простая) лицензия дает лицензиату право на согласованных условиях, территории и в течение установленного срока использовать определенный предмет лицензии при одновременном сохранении за лицензиаром на этой же территории права использовать этот же предмет лицензии, а также предоставлять на него лицензии другим лицам.
Исключительная лицензия дает лицензиату право на согласованных условиях, территории и в течение установленного срока использовать предмет лицензии на монопольных началах. При этом на данной территории и в течение этого срока лицензиар не вправе использовать предмет лицензии, а также предоставлять лицензии другим лицам.
Полная лицензия предоставляется лишь на объекты промышленной собственности и селекционные достижения и дает лицензиату все права на использование патента без ограничения территории и на весь срок его действия. Этим она отличается от исключительной лицензии, которая может предоставляться также на ноу-хау и содержать ограничения в отношении срока, территории и области применения предоставленных прав. В отличие от продажи патента, которая означает смену патентообладателя с переходом к нему всех прав, вытекающих из патента, при продаже полной лицензии патентообладатель остается прежним.
В зависимости от способа охраны объектов интеллектуальной собственности лицензионные договоры делятся на:
К патентным относятся договоры, предусматривающие передачу прав на использование защищенных патентами и свидетельствами изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, товарных знаков. В рамках беспатентных лицензионных договоров осуществляется передача прав на ноу-хау, включая неохраняемые технические решения, секреты производства, технические, коммерческие и производственно-экономические знания и опыт.
В зависимости от статуса и отношений субъектов лицензионных сделок различают:
- лицензионные договоры, заключаемые между юридически и финансово независимыми между собой фирмами (межфирменные лицензионные договоры);
- лицензионные договоры, заключаемые в рамках объединений родственных компаний (внутрифирменные лицензионные договоры).
Условия лицензионного договора
Всякий договор может быть признан заключенным лишь в случае, когда между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям (п.1 ст.432 ГК РФ). Таковыми признаются условия, которые необходимы и достаточны для заключения договора. Отсутствие соглашения сторон в отношении существенных условий подрывает действительность договора. Лицензионный договор, стороны которого не достигли соглашения в отношении его существенных условий, не подлежит регистрации. Таким образом, при решении вопроса о том, какие условия необходимы и обязательны для того, чтобы считать лицензионный договорзаключенным, должны быть определены достаточно четкие ориентиры.
В целом ряде случаев ГК РФ, осуществляя регулирование того или иного договора, определяет круг его существенных условий. Так, в соответствии с п.1 ст.399 в договоре о залоге должны быть указаны его предмет, оценка, существо, размер и срок исполнения обеспечиваемого залогом обязательства. В ст.1066 прямо указаны существенные условия договора доверительного управления: состав имущества, наименование юридического лица, в интересах которого осуществляется управление имуществом, размер и форма вознаграждения управляющему, срок действия.
В отношении лицензионного договора данный вопрос нуждается в детальной проработке и правовом урегулировании. Это необходимо, чтобы ориентировать стороны на обязательное достижение соглашения по всем таким условиям и включение в текст договора соответствующих пунктов; регистрирующую структуру – на невозможность регистрации, а суды – на признание незаключенными договоров, в которых отсутствуют те или иные существенные условия. Оптимальное решение данного вопроса видится в прямом перечислении условий, подлежащих обязательному включению в лицензионный договор, в Части III ГК РФ и их детализации в Правилах. Косвенное определение таких условий через перечень изменений, подлежащих обязательной регистрации (п.6 Правил), в совокупности с определением круга существенных условий лицензионного договора в Комментарии к Правилам в некоторой степени облегчает положение, но не является достаточным.
В п.1 ст.432 ГК РФ названы три вида существенных условий:
- признанные существенными законом или иными правовыми актами (в частности, названное в данной статье условие о предмете договора);
- предопределяемые характером договора, т.е. те, обусловливающие природу договора, без которых он не может существовать как договор данного вида;
- зависящие от воли сторон, т.е. относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Вопрос о существенных условиях договора в отечественной правовой теории является предметом острой полемики. Наиболее распространенная точка зрения сводится к следующему: существенными могут быть признаны только такие условия, отсутствие которых в тексте договора влечет признание его незаключенным. Следует отметить, что В.В.Витрянский, с учетом судебно-арбитражной практики, придерживается иной точки зрения. Он считает такой подход к определению порочным, не позволяющим в полной мере раскрыть существо явления, и трактует понятие существенных условий более широко. В.В.Витрянский рассматривает договор как многопонятийную гражданско-правовую категорию: как основание возникновения правоотношений (договор-сделка), само правоотношение, возникшее из этого основания (договор-правоотношение), форму существования правоотношения (договор-документ).
По нашему мнению, в нормативном документе (Правилах) приемлемо определение существенных условий, как условий, отсутствие которых в тексте договора влечет признание его незаключенным, потому что при регистрации подлежит рассмотрению только договор-документ.
По мнению В.В.Витрянского, “среди всех условий всякого договора необходимо выделять те условия, которые составляют видообразующие признаки и поэтому включаются законодателем в определение того или иного вида договора. Такие условия, бесспорно, являются существенными условиями, ибо, называя их (включая в определение договора), законодатель тем самым дает понять, что указанные условия необходимы для данного вида обязательства”.
В каждом договоре должен быть определен его предмет, причем применительно к лицензионному договору это понятие, очевидно, не может быть сведено к указанию номера охранного документа. По определению В.В.Витрянского “предмет договора, а вернее сказать, предмет обязательства, вытекающего из договора, представляет собой действие (или бездействие), которые должна совершить обязанная сторона (или воздержаться от их совершения)”. Такая точка зрения практически совпадает с мнением экспертов ВОИС, которые считают: положения лицензионного договора, касающиеся его предмета, в сущности, должны достаточно полно определять передаваемую лицензиату технологию. По мнению экспертов, эти положения должны не только идентифицировать изобретение или изобретения, право на использование которых передается по договору, но и описывать продукт, который должен быть изготовлен, способ, который должен быть применен, ноу-хау (если таковое имеется).
В договоре должны быть четко определены пределы использования изобретения лицензиатом. На практике нередки случаи, когда патентообладатель предоставляет принимающей стороне только право на предложение к продаже и продажу продукта, изготовленного с применением охраняемого патентом изобретения им самим или лицензиатом ранее заключенного договора на территории РФ. В значительной степени это обусловлено недостаточно четким формулированием нормы об исчерпании прав патентообладателя в Патентном законе РФ (ст.11). В этой связи заслуживает внимания норма правила 19 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции. В соответствии с ней не признается нарушением евразийского патента использование запатентованного изобретения при введении в хозяйственный оборот продукта, изготовленного с применением запатентованного изобретения самим патентообладателем или с его согласия в том государстве, где действует евразийский патент и в котором было осуществлено такое введение в хозяйственный оборот.
Исключительные права на объекты промышленной собственности носят территориальный и временной характер. Таким образом, условия о сроке и территории также определяют пределы предоставленных по договору прав. Эксперты ВОИС определяют эти положения как затрагивающие ключевые права лицензиара и лицензиата.
В п.1 ст.13 Патентного закона РФ оговорена также обязанность лицензиата вносить обусловленные договором платежи. Лицензионный договорпредполагается возмездным, следовательно, положения о цене и платежах носят существенный характер, и на момент регистрации стороны должны достичь соглашения в отношении данного условия. В противном случае договор может быть признан недействительным.
Эта позиция нашла отражение в судебной практике, о чем свидетельствует п.54 постановления Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего арбитражного суда РФ № 6/8, являющегося обязательным как для судов общей юрисдикции, так и для арбитражных судов. Согласно ему “при разрешении спора, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением возмездного договора, необходимо учитывать, что в случае, когда в договоре нет прямого указания о цене, и она не может быть определена из условий договора, оплата должна производиться по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары и услуги (п.3 ст.424 ГК). При этом наличие обстоятельств, позволяющих однозначно определить, какой ценой следует руководствоваться, должно быть доказано заинтересованной стороной. При наличии разногласий по условию о цене и недостижении сторонами соответствующего соглашения договор считается незаключенным”.
Техническая сущность лицензии, определяющая ее потребительские свойства, сугубо индивидуализирована, т.е. в отличие от обычных товаров и услуг потребительная стоимость лицензии определяется не общественной, а индивидуальной полезностью для каждого лицензиата.
Из изложенного следует, что представленный на регистрацию договор должен содержать положения, свидетельствующие о соглашении сторон по цене и платежам. Это тем более важно, если учесть экономико-правовые аспекты. Регистрация лицензионного договора является, в частности, основанием для включения затрат на приобретение лицензии в себестоимость продукции по лицензии, т.е. для снижения налогооблагаемой части прибыли лицензиата. В этой связи недопустимость неопределенности в данном вопросе очевидна.
Таким образом, из определения в ст.13 Патентного закона РФ следует, что необходимыми и обязательными существенными условиями лицензионного договора являются объем передаваемых прав, срок и территория его действия, размер вознаграждения. Представляется, что перечень этих условий должен быть включен в соответствующие статьи Части III ГК РФ.
Существенными являются также условия, определяющие, в какой именно части права не передаются лицензиату в случае сохранения за лицензиаром права на использование изобретения. И это также следует из определения договора исключительной лицензии. Следует отметить, что в ст.1175 проекта Части III ГК РФ среди существенных условий, которые должны присутствовать в договоре о патентной лицензии, упомянуты лишь ее вид и срок действия договора.
Представляется возможным регулирование условий о территории и сроке действия диспозитивными нормами (п.4 ст.421 ГК РФ), т.е. нормами, которые применяются постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное, путем введения их непосредственно в ст.13 Патентного закона. В этом случае условия о территории и сроке действия приобретут статус определимых существенных условий лицензионного договора. То есть при отсутствии соглашения сторон о территории и сроке действия договора предполагается территория и срок действия патента.
Лицензионный договор на программное обеспечение скачать
Лицензионный договорна программное обеспечение просто неисключительной лицензии (ст.1236 ГК РФ) является разновидностью лицензионного договора.
Программное обеспечение (в информатике) - это наборы пакетов программ и операционных систем, которые могут устанавливаться на персональных компьютерах, серверах и суперкомпьютерах. Понятие "программное обеспечение" имеет два разных значения: программа как произведение, права на которое принадлежат автору; овеществленный (материализованный) экземпляр программного обеспечения.
Для целей приобретения и дальнейшего использования программного обеспечения (далее по тексту - ПО) необходимо заключение лицензионного договора на программное обеспечение.
Компьютерные программы (ПО) приобретаются, как правило, на материальных носителях - дискетах, дисках, картах памяти. Однако при заключении лицензионного договора на программное обеспечение необходимо учитывать, что приобретение материального носителя с соответствующей программой еще не является фактом приобретения прав пользования этой программой. Ст.1227 ГК РФ прямо установлено, что интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель. И это понятно. Цена CD-диска несоизмеримо ниже стоимости программного обеспечения. Это необходимо учитывать в содержании лицензионного договора.
Лицензионный договоро передаче прав простой (неисключительной) лицензии разрешает лицензиату использовать ПО в пределах и способах, оговоренных лицензионным договором на программу, оставляя за лицензиаром право самостоятельно пользоваться им на этой же территории, а также передавать права (продавать лицензии) третьим лицам. Лицензиар вправе выдать любое количество простых лицензий согласно содержанию лицензионного договора. Цена простой лицензии значительно ниже цены исключительной лицензии.
Право использования ПО в рамках простой (неисключительной) существует только в рамках договорных отношений между лицензиаром и лицензиатом. Оно не приводит к появлению у лицензиата каких-либо абсолютных, исключительных прав. С нарушителями исключительного права на использование вправе бороться только лицензиар - владелец исключительного права.
В доказательство передачи прав по лицензионному договору на программное обеспечение возможно по усмотрению сторон оформление акта приема-передачи прав на ПО.
В соответствии с законодательством, лицензионный договорна программное обеспечение не подлежит обязательной регистрации.
С этого года не подлежат налогообложению реализация исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин, а также прав на их использование. Данное нововведение вызвало много споров. Неопределенность ситуации была усугублена изменениями, внесенными в Гражданский кодекс. Не так давно чиновники выпустили разъяснения по данному вопросу. Все оказалось не так-то просто. Попытаемся разобраться, кто же вправе не начислять НДС при продаже программного обеспечения.
Смотрим законодательство НДС
К операциям, не подлежащим налогообложению НДС, отнесены реализация исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора (подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ).
Теперь обратимся к Гражданскому кодексу, чтобы понять, что относится к исключительным правам, интеллектуальной деятельности и лицензии на их использование.
Интеллектуальная собственность и правообладатель
Начнем с понятия компьютерной программы. Итак, программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения (ст. 1261 ГК РФ). В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса программы для ЭВМ относятся к интеллектуальной собственности.
Правообладатель (лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности) может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Причем отсутствие запрета не считается согласием. Именно поэтому другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).
По лицензионному договору обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата в предусмотренных договором пределах (п. 1 ст. 1235 ГК РФ). При этом договор должен включать не только предмет (результат интеллектуальной деятельности), но и способы использования результата интеллектуальной деятельности (п. 6 ст. 1235 ГК РФ).
Как правило, лицензионный договорсоставляют в письменной форме. Также допускается заключение так называемого договора присоединения. Его особенностью является то, что условия договора находятся на приобретаемом экземпляре программы либо на упаковке этого экземпляра. В свою очередь согласие пользователя на заключение договора наступает в момент начала использования этой программы (п. 3 ст. 1286 ГК РФ).
Также возможно заключение сублицензионного договора, в котором при письменном согласии лицензиара лицензиат предоставляет право использования результата интеллектуальной деятельности другому лицу (п. 1 ст. 1238 ГК РФ).
Согласно пункту 2 статьи 1270 Гражданского кодекса использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается не только его воспроизведение и прокат, но и распространение путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров. Вы спросите, а что же компьютерные программы? Так вот, к объектам авторских прав относятся и программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения (п. 1 ст. 1259 ГК РФ).
По нашему мнению, указанная норма требует дальнейшей юридической проработки.
Итак, с нового года при реализации исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин, а также прав на использование (воспроизведение, прокат, продажу или иное отчуждение) указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора НДС не начисляется.
Представители Минфина в письме № 03-07-08/338 подтвердили, что освобождается от налогообложения налогом на добавленную стоимость передача прав на использование программ для электронных вычислительных машин и баз данных на основании лицензионного договора. Далее чиновники заметили, что операции по реализации на основании договоров купли-продажи материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности, а также услуги по обновлению информации, содержащейся в базах данных, подлежат налогообложению НДС. Как видите, финансисты разделили такие понятия, как права на использование программ, материальные носители (на которых записаны указанные программы) и услуги по обновлению.
Смотрим далее. Перед началом нового года Минфин порадовал нас сразу двумя более подробными разъяснениями (письма Минфина № 03-07-11/648 и № 03-07-11/649). Чиновники считают, что операции по выполнению работ по созданию компьютерных программ, оказываемых по договорам подряда, которые не сопровождаются передачей прав на использование результатов интеллектуальной собственности, облагаются НДС в общеустановленном порядке.
По вопросу применения налога при реализации в оптовой и розничной торговле экземпляров программ в товарной упаковке основополагающим является факт наличия на момент передачи имущественных прав лицензионного договора на объект интеллектуальной собственности.
Поэтому при наличии лицензионного договора, составленного в письменной форме, передача прав на использование указанных программ освобождается от НДС.
Далее финансисты рассматривают ситуацию, когда предоставление права использования программ происходит путем заключения пользователем с правообладателем договора присоединения. В этом случае на момент приобретения в розничной торговле экземпляров программ в товарной упаковке эти программы еще не используются, то есть лицензионный договореще не заключен. Поэтому операции по передаче прав при реализации программ в товарной упаковке подлежат налогообложению НДС.
Деятельность же по распространению программных продуктов через сеть торговых посредников с передачей неисключительных прав от производителя через цепочку посредников до конечного потребителя на основе заключенных ими лицензионных договоров налогом на добавленную стоимость не облагаются.
В одном из названных писем чиновники еще раз подтвердили, что освобождение от налогообложения операций по реализации на основании договоров купли-продажи материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности, а также по оказанию информационных и сервисных услуг подлежат налогообложению в общеустановленном порядке.
И, наконец, в последнем разъяснении Министерство финансов отметило, что освобождение от НДС возможно и при передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности, осуществляемой лицензиатом на основании сублицензионного договора (письмо Минфина России № 03-07-11/11).
Если следовать логике Минфина, получается, что налогообложению НДС подлежат следующие операции:
• реализация на основании договоров купли-продажи материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности;
• передача прав при реализации программ в товарной упаковке;
• услуги по обновлению информации, содержащейся в базах данных;
• выполнение работ по созданию компьютерных программ, оказываемых по договорам подряда, которые не сопровождаются передачей прав на использование результатов интеллектуальной собственности.
Освобождается от НДС передача прав на использование программ при наличии лицензионного договора, составленного в письменной форме. Причем данное правило можно применить и к сублицензионным договорам.
Срок лицензионного договора
Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
В случае прекращения исключительного права лицензионный договорпрекращается.
В соответствии со ст. 2 Закона Российской Федерации "О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных" и ст. 7 Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах" программы для ЭВМ и базы данных являются объектами авторского права, что предопределяет режим их использования.
Согласно ст. 30, 33 Закона об авторском праве, имущественные права на объекты авторского права могут передаваться физическим и юридическим лицам только по авторскому договору о передаче исключительных прав, по авторскому договору о передаче неисключительных прав или по авторскому договору заказа. В соответствии со ст. 11 Закона "О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных" имущественные права на программу для ЭВМ или базу данных могут быть переданы полностью или частично другим физическим или юридическим лицам по договору, за исключением специально оговоренных законом случаев.
Следует иметь в виду, что в ранее действовавшем законодательстве РСФСР об авторском праве (раздел IV ГК РСФСР) понятию "авторский договор" соответствовало понятие "авторский лицензионный договор", а понятию "авторский договор заказа" в основном соответствовало понятие "авторский договор о передаче произведения для использования". По существу понятие "авторский договор" в смысле ст. 30 Закона об авторском праве эквивалентно понятию лицензионный договорв смысле соответствующей статьи Патентного закона РФ.
На практике и в литературе лицензионными называются большинство соглашений о предоставлении права использования интеллектуальной собственности, включая ноу-хау и объекты авторских прав.
Суть этих соглашений, независимо от того, охраняется ли предмет соглашения патентным или авторским правом, или законодательством об обеспечении конфиденциальности ("ноу-хау"), заключается в одном и том же - обладатель исключительных прав на объект интеллектуальной собственности предоставляет это право для использования третьим лицам.
Правовая природа лицензионного договора
Существует мнение о том, что лицензионный договорне является самостоятельным видом договора, а лишь собирательным, включающим черты различных договоров: договора купли-продажи, аренды, найма, товарищества. Однако в настоящее время лицензионные договоры выделились в самостоятельную группу соглашений, обладающих своими особенностями.
Виды авторских (лицензионных) договоров
Договоры о передаче прав на использование программ для ЭВМ и баз данных различаются:
1. По содержанию передаваемых прав - авторский договор о передаче исключительных прав: договор о передаче исключительных прав (исключительная лицензия); договор о полной уступке всех имущественных прав (полная лицензия); авторский договор о передаче неисключительных прав, т.е. неисключительная (простая) лицензия.
2. По способу использования, включающему реализацию одного или совокупность нескольких разновидностей имущественных прав - договор на выпуск в свет (опубликование) программы для ЭВМ или базы данных; договор на воспроизведение (изготовление одного или более экземпляров) программы для ЭВМ или базы данных (полное или частичное) в любой форме любыми способами; договор на распространение программы для ЭВМ или базы данных; договор на модификацию программы для ЭВМ или базы данных, в том числе перевод программы для ЭВМ или базы данных с одного языка на другой; договор на распространение программы для ЭВМ или базы данных путем предоставления доступа к воспроизведенной в любой материальной форме программе для ЭВМ или базе данных, в том числе сетевыми и иными способами; а также путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления взаймы, включая импорт для любой из этих целей; договор на иное использование программы для ЭВМ или базы данных.
Договор о передача исключительных прав (исключительная лицензия)
Передача имущественных прав на объекты авторского права, к которым принадлежат программы для ЭВМ и базы данных, может осуществляться по авторскому договору о передаче исключительных прав, который разрешает использование произведения определенным способом и в установленных договором пределах только лицу, которому эти права передаются, и дает такому лицу право запрещать подобное использование произведения другим лицам.
Если лицо, которому переданы исключительные права на использование программы для ЭВМ или базы данных не осуществляет защиту этого права, то в этом случае защиту произведения от несанкционированного использования может осуществлять автор (владелец программы для ЭВМ или базы данных).
По договору о передаче исключительных прав покупатель (правопреемник) получает право на использование объекта в пределах, оговоренных в соглашении. В большинстве случаев пределы устанавливаются по срокам действия договора, территории, способам использования объекта договора. Возможна любая комбинация этих факторов. Основным для данного вида договора является то, что никто, в том числе и продавец (лицензиар) (после заключения договора) не может использовать объект договора в оговоренных пределах, лицензиат становится единственным лицом, имеющим право на использование, и может запрещать или разрешать третьим лицам использование объекта договора.
В редких случаях исключительность определяется только по виду использования объекта договора, например, лицензиату передается исключительное право на производство продукции. Иногда в рамках договора могут быть установлены квоты на выпуск изделий, предельные цены на продукцию и другие условия, определяющие границы исключительных прав лицензиата.
Крайне редки договоры о полной уступке имущественных прав (полная лицензия), т.е. о передаче всех прав на объект договора на определенное время на всей территории действия охраняемых законом прав. Передача прав по такому договору сходна с продажей прав на определенный срок. В этом случае все права переходят к владельцу исключительных имущественных прав (т.е. лицензии).
Правообладатель остается им лишь номинально. Договор полной уступки от договора уступки прав отличает лишь срок, на который передаются права. По истечении обусловленного договором срока, все права на объект соглашения снова возвращаются к правообладателю.
Авторский договор о передаче неисключительных прав (простая лицензия)
Авторский договор о передаче неисключительных прав разрешает лицензиату использовать охраняемый объект в пределах и способах, оговоренных соглашением, оставляя за собой право самостоятельно пользоваться им на этой же территории, а также передавать права (продавать лицензии) третьим лицам. Лицензиар вправе выдать любое количество простых лицензий. Цена простой лицензии значительно ниже цены исключительной лицензии.
При передаче прав на объекты авторского права, если в договоре прямо не указано, какие права передаются по авторскому договору, передаваемые права считаются неисключительными.
По содержанию предоставляемых прав на использование. Например, договор (лицензия) на производство, договор на сбыт (торговая лицензия), договор (лицензия) на использование; договор (лицензия) на производство, сбыт и использование, а также совокупность других правомочий, предусмотренных законодательством для конкретных объектов интеллектуальной собственности.
Как правило, договор заключается на производство какой-либо продукции, а также на реализацию этой продукции. Однако могут быть выдано разрешение (предоставлена лицензия) на отдельные способы использования, например, на выпуск в свет программы для ЭВМ или базы данных.
Следует иметь в виду, что в договоре должен быть четко указан именно способ использования, так как, например, договор на тиражирование программ для ЭВМ или баз данных вовсе не означает передачи права на распространение. Допустимость распространения или должна быть указана в данном договоре, или распространение должно осуществляться по специальному самостоятельному договору.
Кроме того, следует иметь в виду, что право использования может быть ограничено не только указанием способа использования, но и по субъектному составу пользователей, по территории, по сроку использования, по объему использования.
Стороны авторского (лицензионного) договора
Сторонами лицензионного договора могут быть как физические, так и юридические лица, обладающие соответствующими правомочиями. Физическое лицо должно быть дееспособным. Договор от имени юридических лиц вправе подписывать их органы или надлежащие представители. На стороны, подписавшие лицензионное соглашение, возлагается юридическая обязанность выполнения его условий в соответствии с законом.
Сторона, предлагающая объект для лицензирования, должна обладать соответствующими правами на этот объект. Одним из субъектов исключительных прав на созданный объект интеллектуальной собственности является автор. Он может являться стороной авторского договора (лицензионного соглашения). Кроме автора правообладателями могут быть и иные физические и юридические лица, получившие исключительные права на использование программ для ЭВМ или баз данных, например, в силу служебных взаимоотношений или на основании соглашений, заключенных с авторами. Если имеется коллектив авторов, со всеми заключается один договор, как в тех случаях, когда соавторство является неделимым (т.е. когда объект по своему содержанию вообще не может быть персонифицирован), так и в тех случаях, когда соавторство является "раздельным".
Договор может быть заключен также с одним из авторов, действующим по доверенности остальных соавторов. Представительство должно основываться на доверенности. По доверенности может действовать, как мы уже сказали, один из авторов либо один из наследников, но и любое доверенное лицо. На основе доверенности правообладатели могут поручить представителю подписать договор; вести всю переписку; согласовывать все изменения, вносимые в произведение, представлять их интересы в суде и осуществлять иные юридически значимые действия.
Авторские договоры составляются в письменной форме. При продаже и предоставлении массовым пользователям доступа к программам для ЭВМ и базам данных допускается применение особого порядка заключения договоров, например, путем изложения типовых условий договора на передаваемых экземплярах программ для ЭВМ и баз данных (договор присоединения ст. 428 ГК РФ).
Договоры о предоставлении прав на использование программ для ЭВМ и баз данных могут быть зарегистрированы в РосАПО по соглашению сторон.
Содержание авторского (лицензионного) договора
Содержанием договора называют совокупность его условий, определяющих состав подлежащих совершению сторонами действий, требования к порядку и срокам его выполнения. В договорах следует выделять группу существенных условий, к которым относятся: признанные таковыми по закону; необходимые для договоров данного вида; относительно которых по заявлению хотя бы одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (п. 1 ст. 58 Основ Гражданского законодательства СССР (1991г.), ст. 421, 432 ГК РФ).
От существенных условий договора зависит возникновение договорного обязательства. Согласно ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто согласие по всем его существенным условиям.
К признанным существенными по закону относятся условия, о которых имеется специальное указание в соответствующем нормативном акте, например, для гражданско-правовых договоров это предмет договора. Достижение согласия по данному вопросу служит предпосылкой для урегулирования других аспектов взаимоотношения сторон.
Согласно ст. 31 Закона об авторском праве, существенными для авторских договоров являются: способы использования произведения (конкретные права, передаваемые по данному договору); срок и территории, на которые передается право; размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты, а также другие условия, которые стороны сочтут существенными для данного договора.
Важной особенностью авторских договоров является то, что предметом авторского договора не могут быть права на использование произведения, неизвестные на момент заключения договора, а также предметом авторского договора не могут быть права на использование произведений, которые автор может создать в будущем (данное положение не затрагивает авторских договоров заказа, заключаемых в отношении конкретных произведений, создаваемых в соответствии с условиями договора).
Следует помнить, что при отсутствии в авторском договоре условия о сроке, на который передается право, договор может быть расторгнут автором по истечении пяти лет с даты его заключения. При этом пользователь должен быть письменно уведомлен об этом за шесть месяцев до расторжения договора.
При отсутствии в авторском договоре условия о территории, на которую передается право, действие передаваемого по договору права ограничивается территорией Российской Федерации.
Законом об авторском праве установлено, что все права на использование произведения, прямо не переданные по авторскому договору, считаются не переданными. Поэтому следует четко перечислять и конкретно формулировать в договоре все передаваемые права на использование (за исключением предусмотренных Законом об авторском праве - ст. 25 - прав на адаптацию, изготовление одной резервной копии для архивных целей и декомпилирование для достижения способности к взаимодействию).
Условия, необходимые для договоров данного вида, в отношении которых хотя и нет специального указания в том или ином нормативном акте, однако согласование их в договоре вытекает из особенностей договоров данного вида, например, гарантии автора-разработчика, обучение персонала пользователя, дальнейшие модификации произведений и т.п.
Отметим некоторые особенности договоров о передаче прав на программы для ЭВМ и базы данных, обусловленные, в первую очередь, тем, что их можно без особых затрат скопировать, размножить и реализовать другим пользователям.
В авторском договоре о передаче прав на использование программ для ЭВМ или баз данных можно выделить следующие разделы:
1. Название договора должно содержать указание на вид договора и указание наименования передаваемого по соглашению объекта. Хотя в Законе об авторском праве данные виды договоров называют "авторскими", но употребление этого термина является не всегда целесообразным, поскольку автор слишком редко является обладателем исключительных прав на использование программ для ЭВМ и баз данных, и слово "авторский" поневоле может вводить в заблуждение. В этом случае для названия договора лучше всего пользоваться устоявшимся, находящим все большее употребление термином "лицензионный". Тем более, что тот же Закон об авторском праве передачу прав на использование произведений уполномоченными на то организациями типа Российского авторского общества (РАО) называет лицензией (п. 2, 4 ст. 46).
2. Преамбула авторского (лицензионного) договора является декларативной, мотивировочной частью, отражающей общие цели сторон. В преамбуле принято подробно указывать наименования сторон и лица, их представляющие. В преамбуле могут быть приведены юридические адреса сторон и сделаны ссылки на законодательство, на основании которого указанные стороны осуществляют свои правомочия. Сокращения, условные обозначения и другие сведения приводятся после их расшифровки. Здесь должны быть названа программа для ЭВМ или база данных (программный продукт), предлагаемая лицензиаром и отмечено право лицензиара распоряжаться этим объектом, а также выражено желание лицензиата приобрести лицензию на предлагаемый программный продукт. В зависимости от конкретных обстоятельств в преамбулу могут быть внесены дополнения в виде ссылок на соответствующие пункты и разделы предшествующих договору соглашений, например предварительного договора или опционного соглашения.
Опционным называется предварительное соглашение, предшествующее основному лицензионному договору, согласно которому стороны определяют возможность (реализуемость) этого лицензионного договора. Определение таких терминов, как "продукция по лицензии", "установка продукции по лицензии", требует особой четкости. Часто возникает необходимость использовать такие термины, как "специальная продукция по лицензии", "специальный способ". Введение этих терминов позволяет конкретизировать положения заключаемого соглашения. Определяя термин "предприятие", указывают, что под этим термином имеется ввиду конкретное предприятие лицензиата, на котором предполагается использовать "продукцию по лицензии". Термин "конечный покупатель" используется в случаях, когда соглашение заключается одной фирмой, а объект соглашения будет использоваться на другой фирме.
3. Определение терминов, используемых в тексте необходимо во избежание коллизий, связанных с различной трактовкой одних и тех же понятий, используемых в тексте договора. Иначе разногласия могут возникнуть уже на этапе передачи технической документации.
4. Предмет договора есть то, о чем заключается договор. Предмет договора должен быть определенным, в нем точно и недвусмысленно описываются все права и сведения, передаваемые по договору, подробно указывается объем этих прав, порядок, территория, условия их передачи и использования, цель соглашения. Смысл понятия "использование" должен быть раскрыт. Субъекты договорных отношений должны знать, о каких объектах идет речь. В данном разделе должен быть определен вид авторского лицензионного договора (авторский договор о передаче исключительных прав, неисключительных прав) и объем прав, оставляемых за лицензиаром. В ряде случаев для каждого вида использования следует определить свою территорию, например, следует указывать, где лицензиат может производить, а где сбывать продукцию. В зависимости от того, насколько полно и четко сформулировано содержание данного раздела, настолько гармонично будут в дальнейшем развиваться отношения сторон.
5. Поставка, установка и сопровождение программного продукта. Сторонам следует определить, в какие сроки будет поставлена лицензиату программа для ЭВМ или база данных, последствия, возникающие вследствие несоблюдения установленных договором сроков. Необходимо также определить, на кого возлагается установка и дальнейшее сопровождение программного продукта - на лицензиара, лицензиата, или на третьих лиц по согласованию сторон. В интересах лицензиата в договор (соглашение) включаются условия об оказании лицензиаром квалифицированной помощи и услуг, связанных с эксплуатацией программного продукта.
6. Условия, порядок и сроки обучения персонала лицензиата. Лицензиар должен обеспечить обучение лицензиата пользованию разработанной им программой для ЭВМ или базой данных на месте деятельности лицензиата в течение оговоренных настоящим договором сроков. При этом необходимо определить стоимость обучения и условия ее оплаты: будут ли эти расходы включаться в оговоренную цену лицензии или представлять собой самостоятельную статью расходов лицензиата.
7. Гарантии и ответственность. В первую очередь лицензиар должен нести ответственность за качество предложенного программного средства или базы данных, лицензиат - за выплату платежей. Кроме того, на лицензиата возлагается ответственность за соблюдение условий эксплуатации получаемого программного продукта, ответственность за масштабы использования, за передачу его другим пользователям.
Гарантии лицензиара можно разделить на правовые, технические и экономические
Лицензиар должен не только предоставить лицензиату право на использование объекта лицензии, но и обязан обеспечить возможность использования.
К правовым гарантиям относятся заявление лицензиара о том, что на момент заключения договора он является единственным владельцем прав на объект договора и ему не известны права третьих лиц в отношении этого объекта. Если появится аналогичный программный продукт, с которым стороны не имели возможности ознакомиться до подписания лицензионного соглашения, то стороны должны разрешать возможные претензии совместно. Если же предоставлением лицензии будут нарушены права третьих лиц по вине лицензиара, то вся ответственность, включая возмещение убытков, понесенных лицензиатом, возлагается на лицензиара.
Лицензиар несет ответственность за техническую (практическую) осуществимость и пригодность объекта лицензии для указанной в соглашении цели. Под технической (практической) осуществимостью понимается возможность использования программного продукта (программ для ЭВМ и баз данных совместно с общеизвестными техническими средствами современной вычислительной техники). Лицензиат может пожелать получить гарантии от лицензиара в отношении работы объекта лицензии или заверение, что в результате применения объекта по лицензии он сможет получить указанный в цели договора результат. Лицензиар должен гарантировать, что при соблюдении определенных условий, использования определенной вычислительной техники будет обеспечено достижение соответствующих показателей - производительности, качества, экономичности и других параметров объекта лицензии. Лицензиар должен дать точную характеристику технического уровня объекта лицензии.
Часто, особенно в тех случаях, когда продукция выпускается с упоминанием лицензиара или с использованием его товарного знака, лицензиат должен гарантировать выпуск продукции качеством не ниже, чем у лицензиара.
В лицензионном договоре может быть предусмотрена обязанность лицензиата обеспечить банковские гарантии выплаты и гарантированные минимальные суммы вознаграждения на случай неиспользования объекта лицензирования.
Стороны вправе установить в договоре ответственность за нарушение обязательств по договору - за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Например, за несвоевременную передачу технической документации или иной информации, за несоблюдение конфиденциальности, за неперечисление в срок вознаграждения, за неосвоение ноу-хау и т.д.
8. Права сторон на последующие модификации и усовершенствования. Согласно существующей практике, модификации разработанной программы для ЭВМ или базы данных, произведенные лицензиаром в течение гарантийного срока, должны предоставляться лицензиату бесплатно. По истечении данного срока указанные модификации лицензиату предоставляются лишь в случае продолжения сопровождения лицензиаром разработанного программного продукта. Все эти моменты должны быть оговорены сторонами в договоре и учитываться при определении цены лицензии.
Усовершенствования разработанной программы для ЭВМ или базы данных, созданные лицензиаром позднее даты установки на используемом оборудовании, предоставляются лицензиату (заказчику) на основании дополнительных соглашений.
Поскольку, как правило, лицензиар заинтересован в установлении долгосрочного сотрудничества и получении прибыли, он заинтересован в успешной деятельности лицензиата. В итоге оказание технической и иной помощи партнеру идет на пользу обеим сторонам, участвующим в соглашении.
9. Обеспечение доступа к исходному коду. Обычно лицензиар стремится передать программный продукт с помощью кода, понятного лишь ЭВМ, который трудно расшифровать. Лицензиат-пользователь хочет получить программный продукт в форме кода, понятного специалистам, т.е. исходного текста. Это позволит пользователю в дальнейшем легко видоизменять, модифицировать и улучшать программный продукт, так как отпадает необходимость в декомпилировании объектного кода или исполняемого модуля. Поэтому в соглашение должны быть включены специальные оговорки о запрете преобразования кодов.
10. Защита передаваемых прав. Поскольку несанкционированное использование программ для ЭВМ и баз данных имеет широкое распространение и наносит ущерб не только лицензиару, но в конечном итоге лицензиату, стороны могут внести в соглашение статью, предусматривающую обязанность лицензиата уведомлять лицензиара обо всех ему известных случаях несанкционированного использования данных программ для ЭВМ или баз данных, а также обязанность лицензиара предпринимать необходимые меры по пресечению такого использования.
11. Возможность переуступки авторского договора. Лицензиар имеет право предоставления лицензий на объект соглашения (сублицензия) любому другому лицу, если это прямо указано в договоре или определено дополнительным соглашением с лицензиатом.
12. Передача прав. Законом об авторском праве установлено, что все права на использование произведения, прямо не переданные по авторскому договору, считаются не переданными.
13. Лицензионные платежи можно разделить на следующие виды. Паушальный (единовременный), роялти (периодические отчисления), комбинированные платежи (т.е. выплату части платежа в виде паушального, а последующей части - в виде роялти).
В лицензионном договоре может быть предусмотрен паушальный платеж. В отдельных случаях паушальный платеж может осуществляться вразбивку, в зависимости от выполнения этапов соглашения. Выплата первой части паушального платежа производятся в согласованные сроки после подписания договора и составляет 10-25% от общей суммы. Выплата остальных частей платежа может быть соотнесена с определенными датами - предоставлением документации, оказанием помощи, выпуском в свет первой партии программного продукта. Часто паушальные платежи применяются в случаях, когда нельзя проконтролировать объем выпущенной по лицензии продукции или покупателем является неизвестная на рынке фирма и есть сомнения, удастся ли ей наладить выпуск продукции по лицензии.
Роялти осуществляется в течение срока действия договора в размере определенного процента от прибыли лицензиата. При определении роялти следует решить вопрос о размере процента отчислений (ставке роялти) и о том, с чего должны взиматься эти отчисления (база роялти).
В качестве базы роялти могут быть взяты: экономический эффект, прибыль, объем реализации, оборот и т.д. Наиболее часто в качестве базы роялти используется объем реализации в денежном выражении.
Прибыль, в качестве базы роялти, используется реже, так как величина прибыли зависит от ряда факторов: это и ценовая политика и неудачная рекламная кампания, а также каналы сбыта и товарный знак.
На ставку роялти влияет и вид лицензионного договора. Наиболее дорогой является полная лицензия, наиболее дешевая - простая лицензия. Влияют и сроки - чем больше срок, тем меньше процент отчислений.
Возможность контролировать выпуск продукции по лицензии влияет на ставку роялти. В случаях, когда контроль затруднен, ставку роялти повышают.
Договором могут быть предусмотрены минимальные гарантированные платежи, выплачиваемые независимо от объема оборота в определенный период времени. Эти платежи обеспечивают лицензиару вне зависимости от прибыли лицензиата возмещение за предоставление предмета лицензии. В случае наступления форс-мажорной ситуации (форс-мажор, т.е. обстоятельства непреодолимой силы (стихийные бедствия и др., не зависящие от воли сторон) лицензиат может быть освобожден от своего обязательства до исчезновения препятствия.
14. Информация и отчетность. Лицензиар имеет право осуществлять проверку правильности и своевременности производимых лицензиатом платежей за использование объекта соглашения. Для этого необходимо включение в лицензионный договорсоответствующих положений, предусматривающих право лицензиара на получение отчетности лицензиата о выпуске продукции по договору. Время предоставления отчетности должно быть согласовано.
При этом должно быть определено, какой должна быть отчетность по форме и содержанию, а также когда она должна представляться.
15. Обеспечение конфиденциальности носит обязательный взаимный характер. Поскольку программы для ЭВМ и базы данных можно легко скопировать и размножить, соглашением должно быть предусмотрено обеспечение конфиденциальности передаваемых по соглашению сведений. Стороны должны нести ответственность как за свои действия, действия своих сотрудников, так и за действия своих партнеров и контрагентов.
Стороны должны договориться о сохранении конфиденциальности и по истечении срока действия договора, на период от 3 до 5 лет. Этот срок зависит от времени жизни объекта лицензии на рынке.
16. Важным средством продвижения продукции на рынок является реклама. Особенно важно проведение рекламной кампании при предложении на рынок нового, неизвестного ранее потребителю товара или в случае освоения новых рынков. В большинстве случаев эта обязанность возлагается на лицензиата. Однако, если по договору лицензиату переходят не исключительные права, а лицензиар планирует также осуществлять реализацию продукции в той или иной форме, то справедливо будет в договоре обязать обе стороны осуществлять рекламные работы. В лицензионном договоре могут быть предусмотрены виды и объемы организации рекламы. Стороны могут предусмотреть согласование содержания и оформления рекламных материалов. В договоре может быть предусмотрено отчисление на рекламные цели фиксированных процентов от суммы выручки.
17. Разрешение споров. При возникновении споров по лицензионному договору наилучшей формой урегулирования возникших разногласий являются переговоры партнеров.
Если в результате переговоров вопрос остался нерешенным, подается иск в суд. Поэтому при заключении лицензионного соглашения следует указать, где будет рассматриваться спор: в суде, Арбитражном суде, третейском суде. Согласно действующему законодательству, рассмотрение дела в арбитражном суде возможно лишь при наличии в договоре "арбитражной оговорки". Одним из преимуществ арбитражного суда является негласное ведение арбитражного производства, а также относительно невысокие судебные издержки.
18. Срок действия договора и условия его расторжения. Как и иные гражданско-правовые договоры, авторские договоры на программы для ЭВМ и базы данных прекращают действовать либо по истечении установленного в нем срока, либо по фактическому исполнению всех взятых сторонами обязательств, либо вследствие досрочного его расторжения, либо вследствие признания его недействительным.
В п. 2 ст. 450 ГК РФ перечислены случаи, когда договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон: существенное нарушение договора другой стороной либо иные случаи, предусмотренные ГК, другими законами или договором. При этом, если одна сторона заявляет о расторжении договора и несогласии с этим другой стороны, вопрос о действительности договора должен быть разрешен судом.
Договор в соответствии со ст. 450 ГК РФ может быть прекращен в силу невозможности исполнения, которая возникла по вине одной из сторон. Виновная сторона несет ответственность за неисполнение обязательств.
В случае ликвидации организации-пользователя договор прекращается, как это следует из ст. 419 ГК РФ. Такое прекращение действует лишь на будущее, следовательно, лицензиар вправе получить вознаграждение, причитающееся ему на дату ликвидации организации-лицензиата.
19. Стороны вправе предусмотреть особые условия, которые, по их мнению, представляются важными для заключения и исполнения данного договора. Такими условиями, например, могут быть соглашения об использовании продукта по лицензии на конкретных типах ЭВМ, расположенных в определенных местах лицензиата (на определенных площадках или территориях). Как правило, в данный раздел входят положения, не вошедшие в другие разделы договора.
20. В приложении перечисляются все материалы, являющиеся неотъемлемой частью договора.
"Оберточные" лицензии, как особый вид авторского договора
В соответствии с п. 3 ст. 14 Закона "О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных" при продаже и предоставлении массовым пользователям доступа к программам для ЭВМ и базам данных допускается применение особого порядка заключения договоров, например, путем изложения типовых условий договора на передаваемых экземплярах программ для ЭВМ и баз данных.
Такой вид договоров и называют "оберточными" лицензиями (shrink-wrap license). В отличие от традиционных лицензионных договоров на объекты авторского права, заключаемых в предписанной законодательством письменной форме, данные договоры являются разновидностью конклюдентных сделок.
Зарубежная практика применения подобных лицензий предусматривает визуально воспринимаемое расположение такой лицензии на внешней стороне запечатанных прозрачной пленкой упаковок распространяемых массовым пользователям экземпляров программы для ЭВМ или базы данных. Такая форма представления применяется, если объем лицензии допускает возможность такого размещения. В противном случае рекомендуется помещать полный текст лицензии внутри запечатанной упаковки с предпродажным ознакомлением покупателя о ее содержании и нанесением на упаковку соответствующей предупредительной надписи. Вскрытие покупателем упаковки экземпляра программы для ЭВМ или базы данных (например, путем разрезания или разрыва прозрачной пленки упаковки) и является конклюдентным действием, осуществляя которое покупатель выражает свое согласие с условиями "оберточной" лицензии.
Рассмотрим примерное содержание такой лицензии, т.е. перечень существенных условий, которые следует в нее включать. Все существенные условия можно разделить на предписываемые законодательством и устанавливаемые по желанию лицензиара.
В соответствии с п. 1 ст. 31 Закона об авторском праве авторский договор (в том числе и рассматриваемого вида) должен предусматривать: способы использования произведения (конкретные права, передаваемые по данному договору); срок и территорию, на которые передается право; размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты. Данные условия можно считать существенными, отсутствие их в договоре делает его недействительным со всеми вытекающими последствиями.
Прежде всего, в "оберточной" лицензии указывается, что вскрытием упаковки экземпляра программы для ЭВМ или базы данных пользователь выражает свое согласие с условиями данной лицензии. Поэтому пользователю предлагается перед ее вскрытием внимательно с ней ознакомиться. В случае же несогласия пользователя с ее условиями ему предлагается немедленно возвратить нераспечатанную упаковку экземпляра программы для ЭВМ или базы данных вместе с соответствующей документацией, если таковая имелась, продавцу.
В качестве условий, характеризующих способ использования произведения, обычно указывают возможность использования данного экземпляра произведения на одной ЭВМ (одном терминале, связанном с ЭВМ). Дополнительно отмечается недопустимость его использования более чем на одной ЭВМ или более чем одним пользователем в сети одновременно. При этом, оговаривается и возможность свободного использования результатов, полученных с помощью лицензируемой программы для ЭВМ или базы данных.
Иногда оговаривают дополнительное условие о том, что распространять такие результаты пользователю надлежит с уведомлением об их получении с помощью лицензируемой программы для ЭВМ или базы данных, имущественные права на которую принадлежат определенному лицу. В том случае, когда лицензируемая программа для ЭВМ или база данных по условиям, содержащихся в сопроводительной документации, может включаться в состав иных создаваемых их пользователем программ для ЭВМ и баз данных, в "оберточной" лицензии оговаривается этот факт. Дополнительно устанавливаются связанные с ним условия (в частности, указание знака охраны составной части нового произведения на всех выпускаемых в свет его экземплярах).
Кроме того, в "оберточной" лицензии оговаривается, что обладателем всех имущественных прав на лицензируемую программу для ЭВМ или базу данных является определенное лицо. Пользователь в силу настоящего договора обладает имущественными правами на нее в объеме, указанном в лицензии.
Следует также устанавливать ограничения права пользователя на использование лицензируемой программы для ЭВМ или базы данных: допустимость адаптации, установки на жесткий диск, записи и хранения в памяти, а также изготовления лишь одной архивной копии (применяемой для замены правомерно приобретенного экземпляра в случае, когда оригинал произведения утерян, уничтожен или стал непригодным для использования. При этом, должно соблюдаться условие, что такая копия не может использоваться для иных целей и подлежит уничтожению в случае, когда дальнейшее использование произведения перестает быть правомерным. Дополнительно может быть отмечено, что передавать законно приобретенный экземпляр программы для ЭВМ или базы данных третьим лицам пользователь может также, соблюдая определенные условия. В частности, необходимо убедиться в согласии этих лиц с условиями "оберточной" лицензии, самому прекратить использование данной программы или базы данных и уничтожить все свои копии, включая архивную.
Как правило, оговаривается, что пользователь имеет или не имеет права модифицировать лицензируемую программу для ЭВМ или базу данных, а декомпилировать программу для ЭВМ он может лишь для достижения способности к взаимодействию независимо созданной им программы с другими программами, с которыми может взаимодействовать лицензируемая программа при соблюдении условий, установленных п. 2 ст. 25 Закона об авторском праве.
В "оберточной" лицензии приводятся и условия, предоставления пользователю ограниченной гарантии на оговоренный там срок. Положения этой гарантии включают указание на то, что магнитные носители, на которых распространяется лицензируемая программа для ЭВМ или база данных, не содержат дефектов, обусловливающих их неработоспособность. Дополнительно может быть указано, что на этих магнитных носителях лицензируемая программа для ЭВМ или база данных зафиксирована в полном объеме; что характеристики и свойства лицензируемой программы для ЭВМ или базы данных соответствуют установленным в сопроводительной документации.
В течение гарантийного срока лицензиар берет на себя обязательство замены дефектного экземпляра на новый или возврата уплаченной за его приобретение денежной суммы в обмен на возврат пользователем дефектного экземпляра. Такая гарантия предоставляется, только если обнаруженный дефект не был вызван нарушением пользователем оговоренных в документации условий использования лицензируемой программы для ЭВМ или базы данных или является следствием действия непреодолимой силы (при "форс-мажорных" обстоятельствах). Отмечается, что данная гарантия является единственной предоставляемой пользователю лицензиаром в отношении лицензируемой программы для ЭВМ или базы данных, что она не передается иному лицу (даже при правомерной передаче ему пользователем экземпляра данного произведения).
Оговаривается также, что в любых случаях ответственность лицензиара перед пользователем не может превышать размера выплаченной суммы за приобретение соответствующего экземпляра произведения.
В конце "оберточной" лицензии приводится адрес, телефон, факс и иные сведения для связи пользователя с лицензиаром по вопросам, связанным с действием этой лицензии.
Отечественная и зарубежная практика свидетельствует о том, что многие фирмы одновременно с "оберточными" лицензиями применяют регистрационные карты конечных пользователей программ для ЭВМ и баз данных, в которых указывается полное наименование обладателя всех имущественных прав на эту программу для ЭВМ или базу данных, какие преимущества дает заполнение пользователем регистрационной карты и ее отправление правообладателю (в частности, бесплатное информационное обслуживание по вопросам, связанным с последующими модификациями и усовершенствованиями, организуемыми выставками, семинарами, курсами и т.д., иные льготы). Далее, в карте предусматриваются заполняемые пользователем графы: фамилия, имя и отчество пользователя; его адрес; телефон; факс; дата заполнения и его подпись.
Передача программного продукта за рубеж
Квалифицированное решение основных вопросов, связанных с передачей программного продукта за рубеж приобретает в настоящее время особое значение, поскольку все большее число российских предпринимателей вовлекается в сферу международного сотрудничества.
В промышленно развитых и развивающихся странах существуют большие различия в подходах к проблемам охраны интеллектуальной собственности. Никакой предприниматель, да и не всякий специалист по охране интеллектуальной собственности не в состоянии разобраться с действующим законодательством иностранных государств и, тем не менее, следует учитывать некоторые моменты.
При продаже программного продукта в США следует помнить, что программы для ЭВМ и базы данных для получения правовой охраны должны быть зарегистрированы в Бюро по авторскому праву при Библиотеке Конгресса США (по крайней мере, без выполнения этого условия ни один суд в США не примет иск о защите авторских прав).
"Трудным рынком" для программного продукта являются страны Латинской Америки. Подобная точка зрения базируется на строгом контроле правительства ряда стран за заключением лицензионных соглашений. Лицензирование программного обеспечения разрешено в этих странах при соблюдении определенных условий.
В Бразилии приняты специальные меры, регламентирующие ввоз программного обеспечения в страну. Программное обеспечение (по закону 1987 года) не может продаваться в стране без регистрации в специальном секретариате по информации. Если соглашение заключено на незарегистрированную программу, то оно считается недействительным. Оплата в форме процентных отчислений исключается.
В 1982 голу в Мексике были введены специальные нормы для оценки и условий заключения соглашений на передачу программ для ЭВМ, которые были отделены от других видов лицензий.
Некоторые виды программного обеспечения не подпадают под контроль за их лицензированием. К ним относятся игровые программы, программное обеспечение, являющееся составной частью ЭВМ и не предназначенные для обработки информации.
В Венесуэле и Колумбии также необходимо разрешение на заключение соглашений в области программного обеспечения. Платежи иностранному партнеру контролируются и облагаются налогами.
Лицензионные вознаграждения часто являются предметом двойного налогообложения в виде подоходного налога, взимаемого в стране лицензиата, и подходного налога, взимаемого в стране лицензиара. Для облегчения положения ряд стран заключили двусторонние договоры (конвенции), предусматривающие отмену (снижение) двойного налогообложения в области интеллектуальной собственности.
При заключении договоров с иностранным партнером следует определить валюту цены договора и валюту отдельных платежей, соотношение этих валют и дату, на которую фиксируется это соотношение.
Для российского предпринимателя одним из важных моментов при заключении лицензионного соглашения с иностранным партнером является вопрос о разрешении споров.
Если в результате переговоров вопрос остался нерешенным, то иск подается в суд страны одного из партнеров, что не всегда выгодно для российской стороны. Необходимо заранее оговорить, что возникшие споры будут рассматриваться на территории Российской Федерации или на территории третьей страны. Кроме того, при заключении лицензионного соглашения следует указать, где будет рассматриваться спор - в суде, арбитражном суде, третейском суде (при невозможности урегулирования возникших разногласий путем переговоров). Для партнеров из разных стран рассмотрение споров может производиться арбитражным судом, расположенным в третьей стране, например, арбитражем Международной торговой палаты (Париж), арбитражем Торговой палаты (Стокгольм).
Стороны могут оговорить, какое право будет применяться к лицензионному договору.
Существует тесная связь между правом страны, в отношении которой предоставлена лицензия и содержанием договора. Правопорядок государства лицензиата оказывает наиболее существенное влияние на весь договор в целом. Однако, если по одному договору лицензия предоставлена в отношении территории нескольких стран, то целесообразно применять право страны лицензиара, так как применение к договору правовых норм одного из государств может создать ситуацию, когда договор будет признан недействительным в одной стране и действительным в других странах. Кроме того, следует учесть финансовую сторону вопроса, особо существенную для российского партнера. Оплата судебных расходов в валюте в настоящее время большинству российских предпринимателей обременительна.
Сторонам следует определить, на каком языке совершаются документы, а также, кто и за чей счет осуществляет перевод на язык партнера.
В заключение необходимо отметить, что, по крайней мере, на начальном этапе при заключении авторских договоров с зарубежными партнерами целесообразно пользоваться услугами специализированных консультационных и юридических фирм, которые имеют практику работы с определенными странами.
Форма лицензионного договора
К форме лицензионного договора предъявляются требования, аналогичные требованиям к форме договора об уступке патента. Лицензионный договор также подлежит регистрации в Роспатенте под страхом недействительности.
Такие же требования предъявляются и к договорам, вытекающим из лицензионного договора, к дополнительным соглашениям к нему.
Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов". Организацией были приобретены неисключительные права использования двух программ по лицензионному договору, установочный комплект, дистрибутив программного обеспечения, оплачены оказанные услуги по обследованию рабочего места, работы по установке и настройке программ. Каков порядок налогового и бухгалтерского учета в данной ситуации? Какие следует сделать бухгалтерские проводки? Следует ли использовать забалансовый счет?
Бухгалтерский учет
Руководствуясь требованием осмотрительности, принципы которого заключаются в большей готовности признать в бухгалтерском учете расходы и обязательства, чем возможные доходы и активы, не допуская создания скрытых резервов (п. 6 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации"), полагаем, что для целей бухгалтерского учета затраты на приобретение права использования программ по лицензионному договору (соглашению) могут являться текущим расходом, в связи с чем произведенные затраты подлежат списанию в учете единовременно на дату установки программного обеспечения.
Такой порядок учета, по нашему мнению, возможен при незначительных сроках (например, менее года) использования полученных прав и (или) незначительной стоимостью.
В то же время отметим, что в ряде случаев не следует исключать и требование о равномерном признании расходов, понесенных организацией в текущем отчетном периоде, но относящихся к предстоящим отчетным периодам, закрепленное в п.п. 18, 19 ПБУ 10/99 "Расходы организации" (далее - ПБУ 10/99).
Независимо от изменений, внесенных в п. 65 Положения N 34н, для целей бухгалтерского учета остается актуальным принцип обоснованного распределения расходов между отчетными периодами, когда расходы обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем.
Также обращаем внимание, что учет операций, связанных с получением права использования результата интеллектуальной деятельности (к которому относится и программное обеспечение согласно ст. 1225 ГК РФ), регулируется п.п. 37-39 ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов" (далее - ПБУ 14/2007).
Положения данных норм распространяются не только на получение исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, но и на право использования результата интеллектуальной деятельности, полученное на основании лицензионного договора (соглашения). Это утверждение следует из п. 38 ПБУ 14/2007, в соответствии с которым нематериальные активы (НМА), предоставленные правообладателем (лицензиаром) в пользование (при сохранении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности), не списываются и подлежат обособленному отражению в бухгалтерском учете у правообладателя (лицензиара).
При этом такие НМА, полученные в пользование, учитываются пользователем (лицензиатом) на забалансовом счете в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре (например по дебету самостоятельно введенного забалансового счета 012 "НМА, полученные в пользование (на основании лицензионного договора)").
Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете пользователя как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора (п. 39 ПБУ 14/2007).
Иными словами, организация, принявшая решение признавать расходы равномерно, учитывает их на счете 97 "Расходы будущих периодов":
Дебет 97 Кредит 60
- отражены затраты на приобретение права использования программ по лицензионному договору (соглашению);
Дебет 60 Кредит 51
- оплачены права использования программ по лицензионному договору (соглашению);
Дебет 012
- принят на забалансовый учет объект НМА, полученный в пользование (на основании лицензионного договора).
Далее ежемесячно производится списание затрат на приобретение указанных прав в порядке, установленном организацией:
Дебет 20 (25, 26, 44) Кредит 97
- списана на расходы часть затрат по лицензионному договору (соглашению).
В соответствии с п. 7.2.1 Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России, одобренной Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине России, Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров 29.12.1997, носитель с копией программы не обладает способностью приносить организации экономические выгоды в будущем и не подлежит признанию в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в качестве актива.
Учитывая это, дистрибутив и установочный комплект в данном случае представляют собой только материальные носители информации. В целях бухгалтерского учета расходы на их приобретение, по нашему мнению, следует учитывать без применения счета 97 с отнесением на счета учета затрат (20 "Основное производство", 26 "Общехозяйственные расходы" или 44 "Расходы на продажу") в зависимости от порядка, установленного учетной политикой организации:
Дебет 26 (20; 44) Кредит 60 (76)
- учтены в расходах затраты на приобретение материальных носителей (дисков).
Если предполагаемый срок использования программного обеспечения превышает 12 месяцев, то для контроля за наличием и движением носитель и установочный комплект могут быть отражены на забалансовом счете по стоимости приобретения (например, по дебету самостоятельно введенного забалансового счета 013 "Малоценные ОС"):
Дебет 013
- дистрибутив и установочный комплект приняты на забалансовый учет.
Расходы на выполнение сторонней организацией работ, связанных с обследованием рабочего места, установкой и настройкой программы, признаются в бухгалтерском учете в качестве расходов по обычным видам деятельности на основании п. 5 ПБУ 10/99 и отражаются в бухгалтерском учете по дебету соответствующих счетах учета затрат (20 "Основное производство", 26 "Общехозяйственные расходы" или 44 "Расходы на продажу").
В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности):
Дебет 26 (20; 44) Кредит 60 (76)
- учтены в расходах затраты на оплату работ, связанных с обследованием рабочего места, установкой и настройкой программы.
Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения (далее - УСН) и выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, могут учесть затраты, которые перечислены в закрытом перечне п. 1 ст. 346.16 НК РФ.
В соответствии с пп. 19 п. 1 ст. 346.16 НК РФ при определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям). К указанным расходам относятся также расходы на обновление программ для ЭВМ и баз данных (письмо Минфина России N 03-11-06/2/103).
Таким образом, согласно указанной норме учитываются не только расходы на приобретение права на использование программного обеспечения, но и другие расходы, связанные с приобретением такого права.
Именно такие разъяснения даны в письме Минфина России N 03-11-04/2/100, в котором указано, что на основании пп. 19 п. 1 ст. 346.16 НК РФ могут быть учтены и услуги, входящие в состав установки программы (в частности регистрация первого абонента, базовый комплекс услуг, программный комплекс, выезд специалиста), если они предусмотрены договором с правообладателем программы.
Учитывая это, считаем, что все расходы, установленные лицензионным соглашением, заключенным Вашей организацией с правообладателем, могут быть учтены в целях налогообложения при применении УСН.
В соответствии с п. 2 ст. 346.16 НК РФ расходы принимаются при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ. То есть они должны быть экономически обоснованы, документально подтверждены и направлены на получение дохода.
Согласно п. 2 ст. 346.17 НК РФ расходами налогоплательщиков признаются затраты после их фактической оплаты.
Стороны договора лицензионного
Лицензионный договор- консенсуальный, взаимный, возмездный.
Сторонами лицензионного договора являются: лицензиар, лицензиат.
Лицензиар - это лицо, передающее принадлежащее ему право на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, селекционное достижение, топологию интегральной микросхемы, ноу-хау.
Лицензиат - это лицо, приобретающее у другой стороны договора (лицензиара) право на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы, товарного знака или ноу-хау в объеме, предусмотренном договором, и принимающее на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.
В некоторых лицензионных договорах в качестве лицензиара может выступать не собственник результатов интеллектуальной деятельности, а лицо, имеющее в надлежащем виде оформленное право на распоряжение этими результатами. Таковым, например, является посредник (агент, брокер, поверенный, комиссионер). В этом случае в договоре, как правило, в преамбуле, указывается, что соответствующие патенты, свидетельства или ноу-хау принадлежат патентообладателю (автору, владельцу). Дается его полное наименование и местонахождение, а также отмечается, что патентообладателем (автором, владельцем) предоставлено лицензиару право на ведение от своего имени переговоров о продаже лицензий и заключение соответствующих договоров.
Нередко патентообладателями (обладателями свидетельств) выступают несколько авторов, являющихся физическими лицами. Поскольку в качестве лицензиара должно выступать только одно лицо, то в договоре (преамбуле) следует перечислить всех патентообладателей (обладателей свидетельств) и указать, что они предоставили одному из них право на ведение переговоров и заключение лицензионного договора от имени всех патентообладателей (обладателей свидетельств). В преамбуле указываются его фамилия, имя, отчество и паспортные данные.
Понятие лицензионного договора
Передача исключительного права осуществляется, как правило, по лицензионному договору. Такой подход использования и в Гражданском кодексе Российской Федерации, что соответствует подходу большинства стран мира к передаче исключительного права. Лицензионный договор- это заключение в письменном виде соглашение между правообладателем и правопреемником об условиях передачи исключительного права на объект интеллектуальной собственности на возмездной основе. Лицензионным договор иногда называют лицензионным соглашением или лицензией. Стороны лицензионного договора имеют особые наименования. Сторонами лицензионного договора являются лицензиар и лицензиат.
Лицензиар - это правообладатель, передавший исключительное право на объект интеллектуальной собственности иному лицу на основе лицензионного договора.
Лицензиат - это лицо, приобретшее у правообладателя исключительное право на объект интеллектуальной собственности на основе лицензионного договора (лицензий).
При передаче исключительного права интеллектуальной собственности обычно используют следующие лицензии:
Исключительная лицензия – это передача исключительного права или его части по лицензионному договору только одному лицу без сохранения переданного права за первичным правообладателем. Исключительная лицензия называется полной лицензией, если передается все исключительное право иному лицу.
Единственная лицензия – это передача исключительного права или его части только одному лицу с сохранением переданного права за первичным правообладателем.
Это частный случай исключительной лицензии, при котором сохраняется переданное исключительное право за первичным правообладателем.
Неисключительная лицензия – это передача исключительного права или его части нескольким лицам с сохранением переданного права за первичным правообладателем.
Сублицензии – лицензии, выдаваемые лицензиатом иным лицам, если это разрешено условиями лицензионного соглашения с лицензиаром.
Вид сублицензии зависит от условий основного лицензионного соглашения. Например, если правопреемник получил исключительную сублицензию. Существует несколько видов неисключительных лицензий, одним из которых является открытая лицензия.
Открыта лицензия – это неисключительная лицензия, предоставляемая патентообладателем иным лицам на условиях, опубликованных в официальном бюллетене патентного ведомства. Предложение об открытой лицензии, публикуемой в бюллетене патентного ведомства, обычно рассматривается как публичная оферта, т. е. как коммерческое предложение патентообладателя.
Публичная оферта – это письменное предложение патентообладателя (оферента), адресованное неопределенному кругу лиц (акцептантам), которое достаточно определенно выражает намерение патентообладателя заключить договор с любым лицом, которое примет предложение на изложенных условиях.
В случае принятия оферты любое лицо вправе требовать от патентообладателя заключения с ним лицензионного договора на условиях, предложенных патентообладателем.
Принудительная лицензия – это лицензия, которую предоставляет патентообладатель иным лицам по решению суда при неиспользовании своего патента.
В настоящее время признается только одна причина принудительного представления лицензии третьим лицам, если патентообладатель в течение некоторого времени с даты получения патента (4 года - для изобретений и 3 года - для промышленных образцов и полезных моделей в Российской Федерации). Не использовал либо недостаточно использовал соответствующее решение в собственном производстве.
Расторжение лицензионного договора
Лицензионный договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Лицензиара или Пользователя.
Пользователь может расторгнуть Лицензионный договортолько в случаях, когда между Сторонами нет действующих денежных прав и обязанностей, вытекающих из соглашений между ними. В случае, если Пользователь желает расторгнуть Лицензионный договор, а у него остались перед Лицензиаром еще неисполненные обязательства, последний обязан уведомить об этом Пользователя (путем направления ему сообщения по электронной почте).
Лицензиар может расторгнуть Лицензионный договорв случае нарушения Пользователем своих обязательств по нему, а также по иным сделкам и договорам, связанным с ним.
Лицензионный договор ГК
1. По лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
2. Лицензионный договорзаключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
Лицензионный договорподлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 настоящего Кодекса.
Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора.
3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.
4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
В случае прекращения исключительного права лицензионный договорпрекращается.
5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.
6. Лицензионный договордолжен предусматривать:
1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);
2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.
Комментарий к статье 1235
1. Природу лицензионного договора можно охарактеризовать словами Г.Ф. Шершеневича, высказанными им в отношении издательского договора: «Передача права издания по издательскому договору по существу глубоко отличается от передачи самого авторского права. Передавая издателю право печатания и распространения сочинения, автор сохраняет за собою авторское право. Авторское право на время действия издательского договора не прекращается в лице его субъекта, но только стесняется, подобно тому, как право собственности на недвижимое имущество стесняется в своем осуществлении при существовании арендного договора». С.А. Чернышева отмечала, что особенностью лицензионного договора является его срочный и территориальный характер.
2. Конституирующими признаками лицензионного договора являются следующие:
предметом договора, в отличие от договора об отчуждении исключительного права, выступает право использования, которое носит обязательственный характер;
лицензионный договорявляется консенсуальным, т.е. он вступает в силу с момента его заключения либо регистрации. Использование в определении договора слов «передает или обязуется передать» указывает на то, с какого момента лицензиат может начать использовать произведение – с момента заключения договора или иного срока, обозначенного в договоре;
договор является возмездным, если его безвозмездность не установлена договором;
если договор возмездный, то он двусторонний, а если безвозмездный, то он односторонний;
договор является срочным, право использования предоставляется лишь на определенный срок;
предоставленное по договору право ограничено определенной территорией;
без согласия лицензиара лицензиат не может предоставить полученное право использования третьим лицам.
Все эти признаки указывают на отличия лицензионного договора от договора об отчуждении исключительного права, по которому переходит абсолютное право в полном объеме на весь срок его действия на территории всех государств, где результату интеллектуальной деятельности или средству индивидуализации, на которое переходит право, предоставляется правовая охрана, кроме того, к приобретателю переходит и возможность распоряжаться этим правом по своему усмотрению.
3. Содержание лицензионного договора как сделки составляют условия. К существенным условиям возмездного лицензионного договора относятся:
- предмет договора;
- способы использования произведения;
- цена.
К существенным условиям безвозмездного лицензионного договора относятся:
- предмет договора;
- способы использования произведения.
Предмет лицензионного договора определяется путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство индивидуализации (патент, свидетельство).
Необходимо также отметить, что в силу ограничительного толкования договора право использования, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. Право использования соответствует способу использования, поэтому если в договоре прямо не указан тот или иной способ использования, то лицензиат не вправе использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации этим прямо не указанным способом.
Территория, на которую предоставляется право использования, и срок, на который предоставляется право использования, не относятся к существенным условиям лицензионного договора. Например, если территория, на которой допускается использование, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять право использования на всей территории Российской Федерации (п. 3 ст. 1235 ГК РФ). Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срока действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, за исключением лицензионного договора, заключаемого на использование произведения в составе аудиовизуального или иного сложного произведения. Последний лицензионный договор, если договором не указан срок его действия, в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 1240 ГК РФ считается заключенным на весь срок и в отношении всей территории действия соответствующего исключительного права.
4. Лицензионный договорзаключается в письменной форме, если Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет за собой недействительность лицензионного договора.
Так, иная форма лицензионного договора предусмотрена в отношении права использования произведения в периодическом печатном издании. В этом случае лицензионный договорможет быть заключен в устной форме.
Особая форма договора предусмотрена относительно программ для ЭВМ и баз данных. Согласно п. 3 ст. 1286 ГК РФ заключение лицензионных договоров о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных допускается путем заключения каждым пользователем с правообладателем договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре таких программы или базы данных либо на упаковке этого экземпляра. Начало использования таких программы или базы данных пользователем, как оно определяется этими условиями, означает его согласие на заключение договора. В данном случае имеет место заключение договора посредством конклюдентных действий.
Если лицензионный договорзаключается в отношении зарегистрированных в соответствии со ст. 1232 результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, то лицензионный договорподлежит государственной регистрации. Несоблюдение требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность договора.
5. Сторонами лицензионного договора выступают лицензиар и лицензиат. Лицензиар – это лицо, которое предоставляет право использования, а лицензиат – лицо, которому предоставляется право использования. Так как предоставление права использования представляет собой один из способов распоряжения исключительным правом, то в качестве лицензиара может выступать только обладатель исключительного права. В том случае, когда заключается сублицензионный договор, в качестве лицензиара выступает лицензиат по лицензионному договору, при этом им может быть лицензиат, как по исключительной, так и по неисключительной лицензии.
Содержание лицензионного договора
Лицензионный договорсоставляется в письменной форме. Это двусторонний, консенсуальный и, как правило, возмездный договор. Договор о выдаче лицензии, как и договор об уступке патента, действителен лишь при условии его регистрации в Патентном ведомстве.
В лицензионном договоре основное право лицензиара - право на получение лицензионного вознаграждения, размер которого определяется в виде:
- твердой (паушальной) суммы;
- периодических процентных отчислений от прибыли лицензиата (роялти);
- паушальной суммы и роялти.
Лицензиар обязан обеспечить реальное осуществление передаваемых прав, для чего передать (за дополнительную плату) необходимую документацию, образцы изделий, оказать лицензиату техническую и другую помощь, командировать своих специалистов, поставить специальное оборудование, комплектующие узлы, детали и сырье. Передача технической документации оформляется двусторонним приемо-сдаточным актом.
Поскольку предметом лицензионного договора является предоставление лицензиату только исключительного права использования объекта промышленной собственности, передача по договору технической документации, образцов изделий и опыта лицензиара, по существу, служит формой снабжения лицензиата конфиденциальной информацией, т.е. ноу-хау. Иными словами, лицензионный договорфактически на практике зачастую является смешанным договором, содержащим элементы различных договоров (п. 3 ст. 421 ГК) - договора патентной лицензии и договора о передаче ноу-хау. На практике такие договоры обычно именуют смешанными лицензиями.
Лицензиар должен обеспечить сохранение в силе патента, на основе которого предоставлена лицензия (уплачивать пошлины, защищать патент в случае его оспаривания третьими лицами), и техническую осуществимость производства продукции по лицензии, а также возможность достижения показателей, предусмотренных договором, при условии полного соблюдения лицензиатом технических условий и инструкций лицензиара.
Лицензиат вправе требовать исполнения лицензиаром его обязанностей и сам обязан выплачивать последнему обусловленное договором вознаграждение. Договором может быть предусмотрена обязанность лицензиата обеспечить банковские гарантии выплаты и гарантированные минимальные суммы вознаграждения на случай неиспользования объекта лицензии. Кроме того, лицензиат должен выпускать продукцию не ниже того качества, что у лицензиара, рекламировать объект лицензии, поскольку от этого зависит объем реализации патентованных изделий, а, следовательно, и размер роялти, идущих лицензиару в качестве вознаграждения.
В течение срока действия лицензионного договора стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга обо всех произведенных ими усовершенствованиях и улучшениях, касающихся патентов, продукции, выпускаемой по лицензии, и специальной продукции. Специальной признается продукция, дополнительно разработанная лицензиатом с использованием охраняемых патентами объектов. Обычно указанные усовершенствования и улучшения в первую очередь предлагаются сторонами друг другу на дополнительно согласованных ими условиях (возмездно или безвозмездно).
Обеспечение конфиденциальности. Конфиденциальность - соблюдение лицензиаром и лицензиатом мер по предотвращению случайного или умышленного разглашения сведений, касающихся патентов, третьим лицам. Обычно стороны обязуются сохранять конфиденциальность технической документации и информации, относящихся к производству продукции по лицензии и специальной продукции, а также принимают все необходимые меры для предотвращения их разглашения. В случае нарушения данного обязательства стороны возмещают друг другу причиненные этим убытки.
Лицензионный договор ндс
1. Согласно пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ от налогообложения НДС освобождаются операции по передаче исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ.
На практике часто возникают вопросы, необходимо ли регистрировать программу ЭВМ для применения данной нормы, применяются ли данные правила к сублицензионному договору, влияет ли способ передачи программ ЭВМ.
К операциям, подпадающим под действие указанной нормы, относятся, в том числе лицензионные (сублицензионные) договора, а так же передача прав на основании как исключительной, так и простой (неисключительной) лицензии.
Обратите внимание! При передаче прав на использование результатов интеллектуальной деятельности по договору купли-продажи освобождение от НДС не применяется.
Передача прав на использование программ для ЭВМ независимо от государственной регистрации исключительных прав на такие программы;
Способ передачи прав на ЭВМ не влияет на факт освобождения от уплаты НДС.
Обратите внимание! Если при передаче прав предоставляется материальный носитель, а так же документация, технические средства защиты и другие принадлежности в упаковочной таре, то передача таких принадлежностей освобождается от уплаты НДС при условии что их стоимость учтена в стоимости передаваемых прав.
Важным вопросом является наличие лицензионного договора на момент передачи прав на использование результатов интеллектуальной деятельности, что актуально для «коробочных лицензий».
Как правило, на момент приобретения экземпляров программ для ЭВМ или баз данных в товарной упаковке эти программы не используются, то лицензионный договорпутем заключения договора присоединения еще не заключен. В связи с этим, операции по передаче прав для программ в товарной упаковке подлежат налогообложению НДС, если на момент реализации лицензионный договорв письменной форме не заключался.
Договор оказания услуг с элементами лицензионного договора подлежит налогообложению в общем порядке. Льгота на указанные операции не распространяется.
Под освобождение от обложения НДС не подпадает передача исключительных прав по агентскому договору, а также договору подряда (субподряда) на изготовление программ и баз данных для ЭВМ и иным договорам, отличным от поименованных в статье 149 Налогового кодекса РФ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ:
Согласно пункту 5 статьи 168 Налогового кодекса при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), расчетные документы, первичные учетные документы оформляются и счета-фактуры выставляются без выделения соответствующих сумм налога. При этом на указанных документах делается соответствующая надпись или ставится штамп "Без налога (НДС)".
На основании подпункта 2 пункта 5 статьи 173 Налогового кодекса, в случае выставления покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога на добавленную стоимость налогоплательщиками при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в бюджет, определяется как сумма налога, указанная в соответствующем счете-фактуре, переданном покупателю товаров (работ, услуг).
При этом, учитывая, что налогоплательщик, осуществляющий операции по реализации товаров (работ, услуг), предусмотренные пунктом 2 статьи 149 Налогового кодекса, не вправе отказаться от освобождения данных операций от налогообложения налогом на добавленную стоимость и, следовательно, не вправе предъявить соответствующую сумму налога покупателю товаров (работ, услуг), сумма налога на добавленную стоимость подлежит уплате в бюджет за счет собственных средств налогоплательщика.
На основании пункта 2 статьи 169 Налогового кодекса счета-фактуры, выставленные с нарушением порядка, установленного пунктами 5, 5.1 и 6 данной статьи, не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога на добавленную стоимость к вычету или возмещению.
Учитывая изложенное, налог на добавленную стоимость, указанный в счетах-фактурах, выставленных одним налогоплательщиком другому налогоплательщику при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), к вычету у налогоплательщика - покупателя этих услуг не принимается.
В то же время, в случае если организацией осуществляются операции по отчуждению исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин и операции по передаче прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании договоров, не соответствующих требованиям части четвертой Гражданского кодекса, на указанные операции положения подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса не распространяются и, соответственно, данные операции подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 18 процентов.
В соответствии с пунктом 2 статьи 171 Налогового кодекса суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, подлежат вычетам в случае приобретения товаров (работ, услуг) для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения налогом на добавленную стоимость.
При этом следует обратить внимание, что пунктом 2 статьи 170 Налогового кодекса определены случаи, когда суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные покупателю при приобретении товаров (работ, услуг), к вычету не принимаются, а учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг).
Далее мы рассмотрим вопрос о взимании НДС с операций по передаче прав на использование результатов интеллектуальной деятельности:
1. Согласно пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ от налогообложения НДС освобождаются операции по передаче исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ.
На практике часто возникают вопросы необходимо ли регистрировать программу ЭВМ для применения данной нормы, применяются ли данные правила к сублицензионному договору, влияет ли способ передачи программ ЭВМ.
К операциям, подпадающим под действие указанной нормы относятся, в том числе лицензионные (сублицензионные) договора, а так же передача прав на основании как исключительной, так и простой (неисключительной) лицензии.
Обратите внимание! При передаче прав на использование результатов интеллектуальной деятельности по договору купли-продажи освобождение от НДС не применяется.
Передача прав на использование программ для ЭВМ независимо от государственной регистрации исключительных прав на такие программы;
Способ передачи прав на ЭВМ не влияет на факт освобождения от уплаты НДС.
Обратите внимание! Если при передаче прав предоставляется материальный носитель, а так же документация, технические средства защиты и другие принадлежности в упаковочной таре, то передача таких принадлежностей освобождается от уплаты НДС при условии что их стоимость учтена в стоимости передаваемых прав.
Важным вопросом является наличие лицензионного договора на момент передачи прав на использование результатов интеллектуальной деятельности, что актуально для «коробочных лицензий».
Как правило, на момент приобретения экземпляров программ для ЭВМ или баз данных в товарной упаковке эти программы не используются, то лицензионный договорпутем заключения договора присоединения еще не заключен. В связи с этим операции по передаче прав для программ в товарной упаковке подлежат налогообложению НДС, если на момент реализации лицензионный договорв письменной форме не заключался.
Договор оказания услуг с элементами лицензионного договора подлежит налогообложению в общем порядке. Льгота на указанные операции не распространяется.
Под освобождение от обложения НДС так же не подпадает передача исключительных прав по агентскому договору, а также договору подряда (субподряда) на изготовление программ и баз данных для ЭВМ и иным договорам, отличным от поименованных в статье 149 Налогового кодекса.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ:
Согласно пункту 5 статьи 168 Налогового кодекса при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), расчетные документы, первичные учетные документы оформляются и счета-фактуры выставляются без выделения соответствующих сумм налога. При этом на указанных документах делается соответствующая надпись или ставится штамп "Без налога (НДС)".
На основании подпункта 2 пункта 5 статьи 173 Налогового кодекса, в случае выставления покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога на добавленную стоимость налогоплательщиками при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в бюджет, определяется как сумма налога, указанная в соответствующем счете-фактуре, переданном покупателю товаров (работ, услуг).
При этом, учитывая, что налогоплательщик, осуществляющий операции по реализации товаров (работ, услуг), предусмотренные пунктом 2 статьи 149 Налогового кодекса, не вправе отказаться от освобождения данных операций от налогообложения налогом на добавленную стоимость и, следовательно, не вправе предъявить соответствующую сумму налога покупателю товаров (работ, услуг), сумма налога на добавленную стоимость подлежит уплате в бюджет за счет собственных средств налогоплательщика.
На основании пункта 2 статьи 169 Налогового кодекса счета-фактуры, выставленные с нарушением порядка, установленного пунктами 5, 5.1 и 6 данной статьи, не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога на добавленную стоимость к вычету или возмещению.
Учитывая изложенное, налог на добавленную стоимость, указанный в счетах-фактурах, выставленных одним налогоплательщиком другому налогоплательщику при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения), к вычету у налогоплательщика - покупателя этих услуг не принимается.
В то же время, в случае если организацией осуществляются операции по отчуждению исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин и операции по передаче прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании договоров, не соответствующих требованиям части четвертой Гражданского кодекса, на указанные операции положения подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса не распространяются и, соответственно, данные операции подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 18 процентов.
В соответствии с пунктом 2 статьи 171 Налогового кодекса суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, подлежат вычетам в случае приобретения товаров (работ, услуг) для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения налогом на добавленную стоимость.
При этом следует обратить внимание, что пунктом 2 статьи 170 Налогового кодекса определены случаи, когда суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные покупателю при приобретении товаров (работ, услуг), к вычету не принимаются, а учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг).
Особенности лицензионного договора
Самой распространенной разновидностью авторских договоров, используемых в гражданском обороте, является лицензионный договор.
Согласно п. 1 ст. 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по лицензионному договору одна сторона - автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в установленных договором пределах.
Соответственно, лицензионный договорможет являться как реальным и односторонне обязывающим, так и консенсуальным и двусторонним.
Сторонами лицензионного договора являются, с одной стороны, автор или иной правообладатель, который имеет исключительные или неисключительные права (с правом их передачи третьим лицам) на произведение, именуемый лицензиаром, а, с другой, - любое физическое или юридическое лицо, либо иные участники гражданского оборота, именуемый - лицензиатом.
Предметом лицензионного договора является право использования определенного произведения в установленных договором пределах, то есть на использование произведения определенными способами (например, путем воспроизведения, распространения, передачи в эфир и т. д.), на соответствующей территории (на территории Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, в каком-либо ином государстве и т. д.) и в течение определенного договором срока.
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования произведения, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
По лицензионному договору лицензиату разрешается использование произведения наравне с самим автором, обладателем исключительных прав, передавшим такие права, и (или) другим лицам, получившим разрешение на использование этого произведения аналогичным (тем же) способом. При этом закон устанавливает, что права, передаваемые по лицензионному договору, считаются неисключительными, если в договоре право не установлено иное.
Содержание лицензионного договора составляют его условия. Лицензионный договор обязательно должен предусматривать:
• предмет договора путем указания на произведение, право использования которого, предоставляется по договору;
• способы использования произведения согласно ст. 1270 ГК РФ.
Лицензионный договорможет быть как возмездным, так и безвозмездным. В том случае, если договор является возмездным, цена является существенным условием договора, при отсутствии в возмездном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.
Так, в лицензионном договоре может быть предусмотрена выплата лицензиару вознаграждения в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки авторского вознаграждения за отдельные виды использования произведений.
В лицензионном договоре может быть указана территория, на которой допускается использование произведения. В случае если территория использования произведения в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять его использование на всей территории Российской Федерации.
Кроме того, стороны могут определить срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на произведение. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет.
Лицензионный договор также может предусматривать:
• предоставление лицензиату права использования произведения с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);
• предоставление лицензиату права использования произведения без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).
Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).
Кроме того, в одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования произведения могут содержаться условия о предоставлении и исключительных, и неисключительных прав на использование произведения соответствующими способами. Например, лицензиаром может быть предоставлено исключительное право на перевод произведения на какой-либо иностранный язык и неисключительное право на распространение тиража произведения, изданного лицензиатом на основании лицензионного договора.
Соглашением сторон в лицензионном договоре могут предусматриваться и иные условия.
К обязанностям лицензиара по лицензионному договору является передача принадлежащих ему прав на использование произведения в объеме, предусмотренном договором приобретателю такого права, а также оригинала либо экземпляра произведения. Кроме того, в течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах.
В свою очередь, к обязанностям лицензиата относится:
• выплата вознаграждения лицензиару за передачу имущественных прав, если договором не предусмотрено иное;
• представление лицензиару отчетов об использовании произведения, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.
Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную ГК РФ, другими законами или договором.
При нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства, либо объектов смежных прав, лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора.
Обязанности пользователя относится также обеспечение соблюдения всех личных неимущественных прав автора, не допущение искажений произведения без согласия автора, использование произведения в точном соответствии с условиями договора.
Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.
Ответственность автора по лицензионному договору ограничена суммой реального ущерба, причиненного другой стороне, если договором не предусмотрен меньший размер ответственности автора.
Действующее законодательство Российской Федерации выделяет отдельные виды лицензионных договоров.
Так, разновидностью лицензионного договора является издательский лицензионный договор(ст. 1287 ГК РФ). Если одной из сторон договора - лицензиатом - является издательство, на которое в соответствие с договором возложена обязанность издать произведение, лицензиат обязан начать использование произведения не позднее срока, указанного в договоре, либо в разумный срок, обычный для данного вида произведений и способа их использования.
При неисполнении этого условия лицензиар вправе отказаться от договора без возмещения лицензиату причиненных таким образом убытков и потребовать выплаты ему вознаграждения, предусмотренного данным договором в полном объеме.
При неисполнении этой обязанности лицензиар вправе отказаться от договора без возмещения лицензиату причиненных таким образом убытков и потребовать выплаты ему вознаграждения, предусмотренного данным договором в полном объеме.
Такой договор может быть расторгнут лицензиаром по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 450 ГК РФ, в которой указано, что договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только в двух случаях, а именно:
1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных Кодексом, другими законами или договором. Существенным условием в данном договоре является назначение срока для издания произведения.
Еще одной разновидностью лицензионного договора является сублицензионный договор (ст.1238 ГК РФ). Лицензиату предоставляется право на заключение данного договора, т.е. при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу.
По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.
Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора. К сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре.
При этом ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.
Новеллой в гражданском законодательстве является норма о принудительной лицензии (ст. 1239 ГК РФ). Лицензия, в соответствии с которой в случаях, предусмотренных ГК РФ, суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу, является принудительной лицензией.
Свои особенности имеют лицензионные договоры по программным продуктам. Заключение лицензионных договоров о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных допускается путем заключения каждым пользователем с соответствующим правообладателем договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре таких программ или базы данных либо на упаковке этого экземпляра. Начало использования таких программ или базы данных пользователем, как оно определяется этими условиями, означает его согласие на заключение договора.
Классификация лицензионных договоров
Как не может существовать жестких правовых стандартов содержания лицензионных договоров в силу добровольности заключения (в подавляющем большинстве случаев) и огромного разнообразия тематики, так и не существует их унифицированной классификации. Ниже рассмотрена наиболее типичная классификация лицензионных договоров, основанная на таких признаках, как способ правовой охраны, объем передаваемых прав, взаимоотношения партнеров, характер волеизъявления сторон, возмездность договора и т.д.
В зависимости от обеспеченности или отсутствия правовой охраны продуктов или способов, составляющих предмет договора, выделяют патентные и беспатентные договоры. В соответствии с патентными договорами передача технологии сопровождается передачей права на использование охраняемых законом объектов промышленной собственности — изобретений, промышленных образцов и полезных моделей, причем передача права является существенным условием использования тех-нологии.
Предметом патентного лицензионного соглашения является передача прав на использование интеллектуальной собственности, в частности прав на использование патента. Однако иметь такое право вовсе недостаточно для успешной организации производства нового изделия. Поэтому параллельно с передачей прав покупателю очень часто передаются технология, ноу-хау, а также соответствующие управленческие знания. Как свидетельствует практика, доля заключаемых соглашений, содержащих пункт о ноу-хау, растет, а доля «чисто» лицензионных договоров снижается.
Если в середине 70-х годов XX столетия в мире около 25% лицензий было основано на передаче патентных прав, 50% сочетало передачу патентных прав и ноу-хау и лишь порядка 25% базировалось исключительно на передаче ноу-хау, то в настоящее время эти соотношения резко изменились. Доля смешанных лицензий, по которым в рамках одного соглашения передаются патентные права совместно с ноу-хау, в технологическом обмене промышленно развитых стран уменьшилась по сравнению с вышеуказанным уровнем вдвое и составляет сейчас около 25%. а доля лицензии на ноу-хау, наоборот, возросла вдвое и составляет 50% (доля же лицензий на патентные права не изменилась и по-прежнему равна 25%).
Отбирая лицензионные темы, компания-патентообладатель решает, что выгоднее — освоение производства нового товара и последующая организация его продаж или продажа лицензии, по которой производится или будет производиться новый товар. Лицензию продавать экономически нецелесообразно, если компания обладает хорошо развитой производственной базой и сбытовыми каналами, а также средствами для финансирования организации производства и сбыта.
Лицензию выгоднее продавать, если:
- объект лицензии не может быть широко использован в стране разработки, но имеет спрос на мировом рынке;
- у компании нет возможности (производственных мощностей, сырья и т.д.) удовлетворить спрос мирового рынка или отдельных его сегментов;
- прямой экспорт товара затруднен или невозможен (например, на ввоз определенных товаров в стране-импортере наложена квота или существует запрет на ввоз).
В соответствии с беспатентными договорами осуществляется поставка оборудования, передача ноу-хау, включая оказание консультационных услуг, передача коммерческой тайны и других объектов интеллектуальной собственности, не имеющих патентной защиты, т.е. всего комплекса, обеспечивающего эффективное использование технологии покупателем, когда такое использование не связано с исключительными правами продавца.
В тех случаях, когда действие договора о передаче технологии охватывает несколько стран, в силу строго территориального характера действия патента понятие патентного и беспатентного договора может оказаться заметно размытым, когда один и тот же договор по отношению к одним странам является патентным, а по отношению к другим, напро-тив, — беспатентным.
К другим вариантам видов договоров о передаче технологии можно отнести договоры, включающие так называемые чистые и сопутствующие лицензии.
Под чистыми лицензиями понимают, как правило, передачу только прав на объекты промышленной собственности, которая не сопровождается поставкой оборудования, передачей технической документации, знаний и соответствующего опыта. Сопутствующие лицензии чаще всего заключаются при поставке комплектного оборудования. Само название сопутствующей лицензии подчеркивает ее вспомогательный характер: она сопровождает заключение договоров на поставку сырья или оборудования и используется как дополнительный (и в принципе не обязательный) инструмент повышения привлекательности основного договора.
При заключении лицензионного соглашения существенными для сторон будут вопросы объема передаваемых прав. От этого в значительной мере зависит цена лицензии, раздел рынков сбыта, возможная конкуренция на этих рынках, а также ряд других факторов. В международной практике в зависимости от объема передаваемых прав выделяют лицензии полные, исключительные и неисключительные (простые).
В случае полной лицензии владелец объекта промышленной собственности предоставляет лицензиату все права на нее, без каких-либо ограничений, на часть срока или весь срок действия охранного документа. При этом он отказывается от каких-либо прав как на передачу лицензии третьим лицам, так и на самостоятельное ее использование.
В случае исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право на использование объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением, однако, за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату. По договору об исключительной лицензии лицензиар предоставляет лицензиату монопольное право использования в оговоренных пределах объекта соглашения, включая перепродажу другим лицам и организациям, отказываясь от выдачи аналогичных соглашений третьим лицам и от самостоятельной эксплуатации объекта соглашения в установленных для лицензиата границах.
При неисключительной (простой) лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам. Простые лицензии характерны для товаров массового спроса. Обычно лицензиар продает очень ограниченное количество простых лицензий, не допуская нежелательной конку-ренции между лицензиатами. Однако если продукция реализуется достаточно эффективно, то с целью получения максимально возможной прибыли вполне целесообразна продажа и большого числа простых лицензий.
Как свидетельствует международный опыт, выбор типа лицензии зависит от многих факторов, среди которых наиболее значимыми являются потенциальный объем рынка и предполагаемый спрос на продукцию в перспективе, производственные мощности лицензиата, его положение на предоставленной в рамках лицензионного соглашения территории, характер передаваемых объектов интеллектуальной собственности. Например, если рынок сбыта относительно невелик, это будет стимулировать выдачу исключительной лицензии, поскольку наличие нескольких лицензиаров создало бы на весьма ограниченном рынке нежелательную острую конкуренцию, в результате чего цены на лицензируемую продукцию будут падать, и соответственно это отразится на размере лицензионного вознаграждения.
В рамках рассматриваемой выше классификации часто используются и сублицензии, т.е. лицензии, выдаваемые непосредственно лицензиатами. Право на предоставление сублицензий не возникает автоматически с приобретением лицензии, оно оговаривается в «основном» лицензионном договоре. Как правило, это договор о полной или исключительной лицензии, хотя крайне редко возможность предоставления сублицензии встречается в договоре о неисключительной лицензии. Обычно по объему предостав-ляемых прав сублицензия соответствует неисключительной лицензии. Вознаграждение, получаемое по сублицензии, делится между лицензиаром и лицензиатом основного договора в согласованной ими пропорции.
В зависимости от вида интеллектуальной собственности выделяют лицензии на патенты, полезные модели, промышленные образцы, а также товарные знаки и фирменные наименования. Термин «лицензия» все более часто употребляют также применительно к объектам авторского права, в том числе к программам для ЭВМ и базам данных, хотя для этих объектов обычно используется термин «авторский договор».
В зависимости от места нахождения и взаимоотношений партнеров лицензионные договоры подразделяются на международные и внутренние, а также на внешние и внутрифирменные. Основанием для подразделения лицензионных договоров на международные и внутренние является их многовариантность в случае распространения на несколько суверенных территорий, на которых могут действовать или не действовать те или иные исключительные права, при этом действующие права могут быть различными по объему и т.д.
В практике международного бизнеса в известной мере взаимоотношениями партнеров определяются еще и возвратные лицензии, предусматривающие встречную передачу лицензиатом лицензиару прав на любые усовершенствования, относящиеся к лицензируемой технологии лицензиара, которые лицензиат может сделать или приобрести. Взаимоотношениями партнеров определяются и перекрестные лицензии, означающие взаимную передачу сторонами имеющихся у каждой из них прав на объекты промышленной собственности, т.е. взаимное лицензирование. Перекрестное лицензирование часто используется, когда обмен правами оказывается более привлекательным для владельцев технологии, чем простое денежное вознаграждение.
По характеру волеизъявления лицензионные договоры можно подразделить на добровольные (таких большинство) и недобровольные. Для заключения добровольных договоров партнеры должны прийти к согласию, т.е. они должны видеть определенные коммерческие возможности или преимущества для себя в такой сделке. Обладатель прав при добровольном лицензировании наделен определенной инициативой, поскольку от него зависит, предоставлять лицензию или нет. Патентовладельца толкают на добровольное лицензирование поиски делового партнера, который с выгодой для себя помог бы ему приумножить извлекаемую из изобретения выгоду.
В отличие от добровольного, при недобровольном лицензировании лицензиар обязан предоставить лицензию в силу закона или взятых на себя ранее обязательств.
Недобровольные лицензии можно подразделить на следующие виды:
- обязательные, которые выдаются без согласия патентообладателя в интересах национальной безопасности или иных целей правительства;
- принудительные, которые выдаются из-за отсутствия надлежащего использования или злоупотребления патентообладателя своим монопольным положением;
- особой разновидностью принудительной лицензии является лицензия, выдаваемая патентообладателю на право использования охраняемого объекта другого лица, если право этого другого лица препятствует патентообладателю использовать свое изобретение.
Роялти лицензионный договор
Основным видом платежей в мировой практике являются роялти - периодические отчисления, выплачиваемые в течение срока действия договора, своеобразная форма участия лицензиара в прибыли лицензиата. Вопрос о размере процента отчислений /ставке роялти/ и о том, с чего должны взиматься эти отчисления /базе роялти/ - наиболее сложный в мировом лицензионном праве.
Вариантов выбора базы роялти может быть несколько: экономический эффект, прибыль, объем реализации в денежном выражении или натуральных показателях, стоимость перерабатываемого сырья и т.д. Можно с уверенностью утверждать, что в мировой практике наиболее широко используется в качестве базы роялти объем реализации продукции в денежном выражении, то есть объем продаж, как называют его в западной практике. Причем для того, чтобы гарантировать лицензиару надежность и стабильность платежей, используется не фактическая продажная цена продукции, а средняя цена, действующая в данный момент на данном товарном рынке. Для сырьевых товаров это биржевая котировка, для прочих - справочные индексы цен, периодически публикуемые зарубежными конъюнктурными изданиями.
Почему же редко в качестве базы роялти используется прибыль? Прибыль зависит от многих факторов. Снизить ее могут вроде бы "мелочи", например, такие, как неудачная рекламная кампания. Или неверно выбранный товарный знак. Скажем, провал товарного знака "ЭДСЕЛ" обошелся фирме Генри Форда в 250 млн. долларов. Кроме того, на прибыль влияют обоснованная ценовая политика, верно сегментированный рынок, правильный выбор каналов сбыта и т.д.
Именно поэтому продавец лицензии в мировой практике надежно защищается от возможных маркетинговых ошибок ее покупателя. Вариант расчета исходя из прибыли гораздо более выгоден для покупателей. Владельцу патента выгодней в качестве базы роялти брать объем сбыта продукции или установить минимальный фиксированный платеж - конкретную сумму, отчисляемую с каждой единицы произведенной или проданной продукции. Не меньшее количество факторов влияет на ставку /процент/ роялти. Это, прежде всего, объем патентной охраны, качество составления формулы изобретения. Мировой опыт говорит, что наибольшие ставки роялти достигались при продаже лицензий на изобретения, надежно защищенные целым блоком патентов до 30% ежегодных отчислений. Напротив, лицензия на ноу-хау автоматически снижает ставку роялти, так как сохранить незапатентованную информацию крайне трудно, особенно, когда речь идет не о технологическом процессе, особенно химическом, а, например, о механическом устройстве. В последнем случае беспатентная лицензия, как правило, лишь дополняет патентную.
На ставку роялти влияет вид лицензионного договора. Естественно, самая дорогая - полная лицензия, а также исключительная, а наиболее дешевая - простая, и сроки - чем больше срок, тем ниже ставка роялти.
Возможность контролировать выпуск продукции по лицензии также влияет на ставку роялти. В тех случаях, когда контроль затруднен /химическое или фармацевтическое производство, изготовление комплектующих для последующей сборки на стороне/ ставка автоматически повышается. Например, если для лицензий на машины и оборудование средняя ставка роялти составляет 5-7% от объема продаж, то для химического производства она составляет до 10-12%. Ставка роялти также зависит от того, какими сериями выпускается продукция, т. е. для таких областей, как самолетостроение и т.п. ставка выше, чем в легкой промышленности. Существуют сводные таблица по средним ставкам роялти, применяемым в различных отраслях промышленности. Однако, в связи с тем, что на ставку влияет целый ряд причин в каждом конкретном случае она может довольно существенно отличаться от средней.
Выбор лицензионных платежей
В противоположность мировой практике паушальный платеж в наших условиях может быть увеличен до 30 или даже 50% от расчетной цены лицензии. Однако ограничиваться только паушальным платежом /такая практика может сейчас получить распространение/ не следует. Он не отражает действительной стоимости изобретения, явно невыгоден лицензиару при существенном расширении объема использования лицензии.
Необходимо дополнить паушальный платеж роялти. В ходе переговоров стороны должны, прежде всего, определить базу роялти, а затем ставку роялти. В условиях нашей инфляции, непредсказуемых изменений в налоговом законодательстве, ставка роялти должна быть обязательно плавающей. В условиях лицензионного соглашения необходимо предусмотреть возможность изменения ставки роялти или ее индексацию в зависимости от темпов инфляции рубля. Бесспорно также и то, что до укрепления рубля как платежной единицы, широкое распространение получат бартерные лицензионные соглашения и платежи сырьем, комплектующими и т.п.
Вот разбор некоторых типичных ошибок при заключении лицензионного договора. Чаще всего встречаются попытки уйти от паушального платежа. Такой прием помогает бесплатно получить необходимую техническую документацию. Чтобы избежать этой ситуации удобно предложить партнеру формулировку пункта соглашения: "Платеж при передаче документации".
Вообще говоря, очень важно введение в практику внутреннего лицензирования опционных соглашений, поскольку именно эта юридическая форма позволяет сторонам предварительно ознакомиться с материалами изобретения до его патентования, избежать обмана изобретателя в ходе предварительных переговоров.
С большой осторожностью надо относиться к передаче партнеру технической документации. Этого не следует делать без предварительного заключения соглашения о конфиденциальности. Сторона, получившая документацию для ознакомления, не несет никаких правовых обязательств, если не подписан договор о конфиденциальности. До заключения такого договора может быть передана только реклама, не раскрывающая сущности изобретения или ноу-хау.
Окончательная передача документации лицензиату должна быть осуществлена только после поступления в банк на счет лицензиара единовременного платежа, что должно быть соответственно оговорено в лицензионном соглашении.
Наблюдения показывают, что иностранные фирмы предпочитают приобретать у нас исключительные лицензии, тем самым они в течение срока действия договора ограничивают продвижение продукции патентовладельца на рынок. Именно в таких соглашениях нередко отсутствует пункт о минимальных гарантированных платежах ежегодных. Такое происходит, как правило, когда цель покупки исключительной лицензии - заблокировать производство конкурирующей продукции. В этом случае целесообразно оговаривать минимальные ежегодные гарантированные платежи независимо от объема продаж.
Платежи роялти предпочтительны при крупных объемах производства продукции по лицензии. Поэтому в этом случае крайне нежелательно ограничиваться только паушальным платежом, так как цена лицензии может свестись к плате за получение технической документации.
Наилучшим вариантом является включение в договор всех трех видов платежей: паушального, минимального фиксированного отчисления, роялти.
Требования к лицензионному договору
Существенные условия договора:
Существенные условия договора – такие условия, без соблюдения в договоре которых он не может считаться заключенным. К таким условиям относятся:
- Предмет договора (включает в себя описание конкретного промышленного образца, его назначение и область применения (п.1 ч.6 ст. 1235 ГК РФ));
- Сумма вознаграждения или порядок выплат лицензиатом лицензиару за использование промышленного образца (если договор безвозмездный, то необходимо указать это в самом договоре (ч.5 ст. 1235 ГК РФ));
- Прочие условия, о соблюдении в договоре которых ходатайствовала одна из сторон в процессе его согласования (например, о способах и объемах использования промышленного образца).
Требования к форме договора и государственной регистрации:
Лицензионный договорпромышленного образца заключается в письменной форме и подлежит обязательной государственной регистрации. Несоблюдение этих условий делает лицензионный договорнедействительным.
Статья 1469. Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства
Комментарий к статье 1469
1. В отличие от договора об отчуждении исключительного права на секрет производства лицензионный договорразрешает использовать ноу-хау в определенных пределах.
Сторонами лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства являются обладатель исключительного права на ноу-хау - лицензиар и лицензиат - лицо, которому предоставляется соответствующее право в отношении ноу-хау. Руководствуясь общей нормой ст. 1235 ГК РФ о лицензионных договорах, лицензиат вправе использовать ноу-хау только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. Данное предписание, используемое в Кодексе, было позаимствовано из ЗоАП: "Все права на использование произведения, прямо не переданные по авторскому договору, считаются не переданными" (п. 2 ст. 31).
2. Пункт 2 комментируемой статьи регулирует порядок действия лицензионного договора.
Как следует из данной нормы, лицензионный договорможет иметь как срочный, так и бессрочный характер. Отметим, что по общим нормам о договорах, установленных частью первой Гражданского кодекса РФ, само истечение срока действия договора не прекращает обязательств, возникших их него (например, обязанности уплаты вознаграждения лицензиару за использование ноу-хау). Однако согласно п. 3 ст. 425 ГК РФ стороны вправе установить в договоре иное условие: окончание срока действия договора влечет за собой прекращение всех обязательств сторон по нему. Вместе с тем представляется, что такое соглашение не может изменить указания императивных норм, содержащихся в первом и втором абзацах п. 3 комментируемой статьи.
Кроме того, окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение (п. 4 ст. 425 ГК РФ).
Если лицензионный договоро предоставлении права использования секрета производства имеет бессрочный характер, то он может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке любой из сторон посредством предупреждения об этом другой стороны не позднее, чем за шесть месяцев до момента расторжения (если договором не предусмотрен более длительный срок). Указанное в комментируемой норме "предупреждение" должно иметь характер уведомления.
3. Первый абзац п. 3 ограничивает право обладателя ноу-хау сделать его содержание общедоступным, т.е. прекратить принятие превентивных мер охраны его конфиденциальности и, следовательно, действие исключительного права на него до истечения срока действия заключенных лицензионных договоров о предоставлении права использования данного ноу-хау. В противном случае лицензиар обязан возместить убытки лицензиатам, возникшие у них в результате невозможности дальнейшего использования данного ноу-хау ввиду потери его коммерческой ценности.
Данное условие Кодекса в отличие от п. 5 ст. 12 Закона о коммерческой тайне, утрачивающей силу с 1 января 2008 г., носит императивный характер, т.е. не может быть изменено сторонами договора.
4. Второй абзац п. 3 комментируемой статьи Кодекса устанавливает обязанность лицензиата, которому обладатель исключительного права на ноу-хау предоставил соответствующие правомочия по лицензионному договору, сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.
Законодатель, установив такую, безусловно, справедливую обязанность контрагента, к сожалению, упустил из виду существенный момент - разъяснить, что значит "сохранять конфиденциальность"? Как было сказано ранее, обеспечение конфиденциальности есть трудоемкий, довольно затратный процесс, предполагающий принятие охранных мер, препятствующий получению информации третьими лицами. Таким образом, из буквального толкования закона следует, что лицензиат, получивший право использовать ноу-хау, скажем, на месяц, обязан впоследствии годами и даже десятилетиями ограничивать доступ ко всем ресурсам, продуктам, остаточной и производной информации, которые образовались в процессе использования ноу-хау, либо полностью их уничтожить, обезопасив себя, таким образом, от перспективы возмещения убытков лицензиару.
Кроме того, учитывая специфику рассматриваемого объекта, авторы комментируемой нормы Кодекса упустили еще один немаловажный фактор - количественный предел лицензионных договоров.
Ведь, несмотря на установленные Кодексом юридические новеллы, договорные отношения, связанные с информацией, составляющей коммерческую тайну, основаны не на акте передачи прав на использование данной информации ("прав на ноу-хау", как это часто формулируется в хозяйственных договорах), а скорее на порядке ее раскрытия, в том числе посредством предоставления доступа к ней каким-либо способом, на определенных условиях.
Но, как справедливо отмечает профессор Иллинойского университета США Питер Мэггс, "нельзя не признать, что владелец секрета может выдать лицензию на его использование третьим лицам - производителям в данной отрасли. Однако если каждая компания отрасли использует данный технологический процесс, то его нельзя не признать общеизвестным приемом производства".
Заключая большое количество договоров о передаче (предоставлении доступа) к ноу-хау, его обладатель рискует не только быстро потерять контроль над составляющей ноу-хау информацией, но и значительно ускорить момент его перехода в "общественное достояние".
Согласно п. 2 ст. 39 Соглашения ТРИПС именно известность информации широкому кругу специалистов, обычно работающих с подобной информацией, делает ее неконфиденциальной. Отсюда следует вывод: при заключении договоров о передаче ноу-хау (прав на ноу-хау) очень важно не переступить количественный предел таких договоров, при котором контрагенты, набрав некую критическую массу, обретают статус третьих лиц. Определять этот количественный предел придется в каждом конкретном случае и, видимо, не без помощи судебных органов.
5. Нельзя не обратить внимания еще на один важный момент, касающийся взаимоотношений, возникающих в связи с лицензионными договорами, касающимися ноу-хау.
Как уже говорилось выше, в литературе указывалось на три неотъемлемых критерия качества информации: достоверность, актуальность и полноту.
Поскольку информация - это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления, то сведения, не соответствующие действительности, являются "недостоверной информацией". Закон об информации также содержит термин "заведомо недостоверная информация", определения которого не дается. Исходя из вышеизложенного и руководствуясь лингвистическим анализом, можем заключить, что таковой являются сведения, несоответствие действительности которых очевидно для лица, предоставляющего их пользователям. Следовательно, предоставление заведомо недостоверной информации - это целенаправленное, умышленное введение потребителя информации (контрагента) в заблуждение.
Вместе с тем от дезинформации (умышленного или неосторожного введения в заблуждение) необходимо отличать неверно воспринятую информацию. Ложная оценка сведений о каких-либо фактах зачастую становится следствием получения некомпетентного мнения со стороны, давления авторитетов, недостатка знаний о конкретном предмете и образования в целом. Существенно, что недостоверная коммерческая информация, в том числе та, которая передана с условием сохранения ее в тайне от третьих лиц, заведомо не конфиденциальна, так как эффективность принятого на основе такой информации решения ничтожна. В отличие от дезинформации информация, неверно воспринятая отдельным субъектом, не влечет за собой потери своей ценности для других лиц. Следовательно, обязательства сторон - обладателя ноу-хау и его контрагента в отношении режима конфиденциальности этой информации имеют силу и действуют в полном объеме. Поэтому субъект, решивший, что его дезинформировали, и разгласивший третьим лицам полученные на условиях конфиденциальности коммерческие сведения, рискует быть привлеченным к ответственности владельцем этой информации.
Например, бывают случаи подбрасывания документов конфиденциального содержания, как бы невзначай потерянных конкурентом, содержащих хорошо завуалированную дезинформацию. Доказать умысел конкурента, его желание ввести кого-то в заблуждение и причинить убытки почти невозможно. Кроме того, инициируя конфликт или обращение в суд на этой почве, человек еще больше причинит себе ущерб, в первую очередь своей репутации. Ведь как добросовестный предприниматель он должен был вернуть найденные документы их законному владельцу вместо того, чтобы тут же их использовать в своих коммерческих целях. И получается, что у того, кто дезинформирует, есть отличный повод для встречных претензий.
6. Говоря об использовании ноу-хау в коммерческой деятельности, обратим внимание и на то, что ноу-хау не может быть внесено в качестве вклада в имущество юридического лица. Как указано в п. 17 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", "необходимо учитывать, что в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества могут вноситься имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. В связи с этим таким вкладом не может быть объект интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права, включая программу для ЭВМ, и т.п.) или "ноу-хау".
Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа была признана недействительной сделка по внесению компанией "Norex Petroleum" 50% вклада в уставный капитал ЗАО "Корпорация "Югранефть" в виде ноу-хау. Вместе с тем в названном выше Постановлении отмечено, что вкладом в имущество хозяйствующего субъекта может быть признано право пользоваться ноу-хау, передаваемое в соответствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством.
Это положение находит подтверждение и в ст. 257 НК РФ, которая признает в качестве нематериального актива "владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта", но не признает таковыми:
- не давшие положительного результата научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;
- интеллектуальные и деловые качества работников организации, их квалификацию и способность к труду.
Дополнительное соглашение к лицензионному договору скачать
Статью подготовил директор по развитию предпринимательства и конкуренции ОАО "Акса" Корчагин Юлиан Андриянович. 
